【方晓红专栏】商标局，你家的撤三受理程序有BUG！

作者：方晓红

单位：福建力华律师事务所

一、源由

2017年4月，A公司第4086438号注册商标同时收到商标局寄出的两份《关于提供注册商标使用证据的通知》。A公司在指定期间内提供了使用证据，商标局于2017年9月25日作出两份《关于第4086438号第41类“**”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》（以下简称《决定》），决定“**”商标在核定使用服务上的注册不予撤销。正当A公司以为撤三程序过去了之后，2018年9月，A公司就前述商标又收到一份商标局《关于提供注册商标使用证据的通知》，通知中声称：“上海**公司依据《中华人民共和国商标法》第四十九条的规定，……申请撤销’**’商标的注册。经审查，我局予以受理。……请……提交2015年6月01日至2018年05月31日期间在核定使用服务上的使用证据材料……”。A公司有点哭笑不得，2017年刚被商标局审查“不予撤销”的商标，2018年怎么又要提供使用证据了呢？商标局的这次“经审查”，都审查了什么呢？

二、分析

注册商标是否必须使用，国际条约并没有强制性规定，[1]但是世界上大多数国家都认为商标的实际价值在于使用。因此，不管是采用商标注册主义，还是采用商标使用主义的国家，都会采取一定的措施保证商标真实地使用。对于商标使用主义国家，在商标核准授权或者续展时，商标主管部门会同时要求商标申请人或者权利人提供使用证明资料，否则不予核准注册。而商标注册主义国家，则对商标权人设置相应的程序，以保证已授权商标在权利有效期内真实、有效地使用，这个程序便是商标不使用撤销制度。我国对商标不使用撤销的时间设置为三年【《商标法》第四十九条第二款规定，“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标……”】。这也符合TRIPs第十九条对使用的要求【如果将使用作为维持一个商标注册的条件，那么只有在至少不间断地连续3年不予使用之后，而且商标所有者没有提出由于存在障碍使之无法使用的正当理由的情况下，方能取消注册】。对于此条规定，全国人大常委会法工委在《商标法释义》中解释，“注册商标连续3年不使用，使注册商标处于搁置不用的状态，不但无法使该注册商标产生价值，发挥注册商标应有的功能和作用，而且还会影响到他人申请注册和使用与其相同或者近似的商标，所以需要相应的法律措施予以规制。”

由此可知，商标的连续三年不使用撤销制度，是采用商标注册主义的国家为了遏制商标长期搁置不用而采取的一种措施。对于习惯性囤积商标，且商标注册量已经连续16年位居世界第一[2]的我国来说，该制度的设置尤为重要。从商标局公布的数据来看，仅2017年，我国商标的撤销案件申请量就达5.67万件，商标的撤销2.85万件，撤销成功率为47.7%。[3]

但是，一项制度旨在弥补商标注册制度不足的同时，也应当注意保护商标权人的利益。比如，商标法第四十九条第二款的规定是“没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”该款还应该涵盖只要商标权人证明了自己在商标局指定的三年度内实际使用了该注册商标，在接下来的三年时间里就享有免受不打扰权利（商标局不再通知商标权人在下一个三年里提供使用证据），譬如前文所说的第4086438号注册商标，2017年4月被通知提供2014年1月13日至2017年1月12日期间的使用证据材料，2017年9月25日商标局认可其证据的真实有效性，2018年年9月就不应该再次被通知提供2015年6月01日至2018年05月31日期间的使用证据材料，如果要提供使用证据材料，至少也应该是2017年1月13日以后的使用证据材料。为什么这么说呢？

首先，商标局应当受自己作出的《决定》约束。

商标是否予以撤销的《决定》，是商标局作出的一项具体行政行为，该具体行政行为的效力应具备拘束力、确定力与执行力。具体地说，该具体行政行为一经作出，即对行政机关、行政相对人具有拘束力，行政主体不得随意更改具体行政行为已确定的义务；在经过一定期限和程序被最终地、实质性地确定下来，不可再争议、不得再更改其效力（确定力）；而对于已生效的具体行政行为，行政主体与行政相对人应当将其确定的权利义务内容转化为现实的法律效力执行实施。[4]本案中，商标局第一次发文通知提供使用证据材料的时间为2014年1月13日至2017年1月12日，第二发文通知提供使用证据材料的时间为2015年6月01日至2018年05月31日。这两次期间明显地有一年半的重叠，如果将商标法第四十九条第二款“连续三年不使用”时间设定为任意“连续三年”，明显不符合全国人大法工委对该条的解释，同时，也是对商标局2017年9月25日作出的两个决定的否定。

其次，2018年的《通知》侵犯了行政相对人A公司对《决定》的信任，损害了国家机关的公信力。

第一，《商标法实施条例》第六十六条第三款规定，“以无正当理由连续3年不使用为由申请撤销注册商标的，应当自该注册商标注册公告之日起满3年后提出申请。”《商标法实施条例》第四十九条规定，“依照商标法第四十九条第二款规定申请撤销国际注册商标，应当自该商标国际注册申请的驳回期限届满之日起满3年后向商标局提出申请；驳回期限届满时仍处在驳回复审或者异议相关程序的，应当自商标局或者商标评审委员会作出的准予注册决定生效之日起满3年后向商标局提出申请。”这两条明确规定，“以无正当理由连续3年不使用为由申请撤销注册商标的”，应当自该注册商标注册公告之日起满3年后提出申请。但是对不予撤销决定再次提起连续三年不使用撤销申请却没有明确的时间限制。根据立法意思表示一致原则，连续三年不使用撤销申请“应当自该注册商标注册公告之日起满3年后提出申请”，不予撤销决定后再次提起撤销连续三年不使用也应当自该公告发出之日起满3年后提出申请。

第二，行政机关不可以在法定期限要求权利人二次证明自己。我们都知道，一项具体行政行为，是行政机关依据相关法律法规作出的规范和引导社会生活的行为。A公司已在2017年获知其前三年的商标使用证明资料被商标局认可并不予撤销，商标局便不可在2018年9月再次发文要求A公司提供包含前述时间内的使用证明资料。此其一。第二，商标局的发文中声称“经审查”，会让权利人认为商标局的商标撤三审查程序不严谨。因为该商标在上一个年度就已经被商标局审查决定“不予撤销”，商标局在收到新的商标撤三申请，难道不审查一下自己对该商标作出的《决定》？

第三，撤销连续三年不使用商标有结果公示。商标局的商标检索结果有两个公示栏，一栏为“商标详情”，另一栏为“商标流程”（见图七）。另外，商标如若被撤销，商标局还会在《商标公告》中予以公告（见图八）。对于“不予撤销”的 撤三申请，商标局的网站则会显示“撤销连续三年停止使用注册商标”的“等待提供证明通知发文”状态为“结束”（见图九），商标的基本状态不会作任何改变。案外人要提出撤三申请，可以先在中国商标网进行简单的检索，根据中国商标网公示的信息再决定是否提起撤三程序，而商标局则在收到撤三申请后，根据商标局的公告公示或内部资料决定对撤三申请是否予以受理，以维持国家机关决定的公信力。

再次，商标局的重复发文实质是在干扰商标权人的生产经营活动。

《商标法》第一条开明宗义，将立法宗旨规定为“为了加强商标管理，保护商标专用权，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者和生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济的发展。”《商标法》不仅仅规制闲置商标不使用，其主要目的是“保护商标专用权，…促进社会主义市场经济的发展”，这就是要求行政机关在为已注册商标保驾护航的同时，以最少的限度干扰经营者。而商标局重复发文要求A公司提供商标的使用证据材料，会给企业的经营带来不必要的干扰，让企业对法律规定产生疑惑，在增加企业的证明责任的同时，还增加了企业维持商标的成本。

第四，除了《商标法》、《商标法实施条例》之外，行政程序、行政诉讼程序、民事诉讼程序均规定了一事不再理原则。

《行政复议法实施条例》第三十八条第二款规定，“申请人撤回行政复议申请的，不得再以同一事实和理由提出行政复议申请。但是申请人能够证明撤回行政复议申请违背其真实意思表示的除外。”《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第三条规定，“有下列情形之一，已经立案的，应当裁定驳回起诉：……（六）重复起诉的；”《专利法实施细则》第六十六条第二款规定，“在专利复审委员会就无效宣告请求作出决定之后，又以同样的理由和证据请求无效宣告的，专利复审委员会不予受理。”《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百四十七条规定，“当事人就已经提起诉讼的事项在诉讼过程中或者裁判生效后再次起诉，同时符合下列条件的，构成重复起诉：（一）后诉与前诉的当事人相同；（二）后诉与前诉的诉讼标的相同；（三）后诉与前诉的诉讼请求相同，或者后诉的诉讼请求实质上否定前诉裁判结果。当事人重复起诉的，裁定不予受理；已经受理的，裁定驳回起诉，但法律、司法解释另有规定的除外。”

以上是相关法律、法规对一事不再理所作的规定，但《商标法》、《商标法实施条例》没有。《商标法》、《商标法实施条例》没有规定一事不再理有其的特殊原因：（一）我国商标注册采用的注册主义制度，商标先申请先得，商标的重复申请为一种事实存在，《商标法》第三十一条就这种冲突已规定了解决规则。[5]（二）对于同一申请人就相同的商标再次申请，各国均没有限制。（三）商标的连续三年不使用撤销制度就是允许一事再理的制度。（四）《商标法实施条例》对连续三年不使用申请撤销的情形已作了相应的规定【应当自注册商标注册公告之日起满3年后提出】。

但是，商标局忽略了“一事再理”规则中的“一事不再理”。前文已分析过，商标的连续三年不使用撤销制度，其撤销的前题是连续三年没有使用。那么，第一次撤销申请的商标“不予撤销”以后，第二次或第三次再提连续三年不使用撤销申请有没有三年限制？如果有三年时间限制，怎么计算撤三的起点时间？

对撤三申请，商标权人提供的使用证据资料大体可分为六种情形：（1）仅提供了第一年段的使用证据资料；（2）仅提供了第二年段的使用证据资料；（3）仅提供了第三年段的证据资料；（4）仅提供了第一、第二年段的使用证据资料；（5）仅提供了第一、第三年段的使用证据资料；或者（6）提供了第一、第二、第三年段的使用证据资料。假设商标权人提供的使用证据资料仅仅是第一年段的，按照《商标法》第四十九条第二款规定，即便不以《决定》作出的日期起算再三年才能提撤三申请，接下来的次年，商标局也不应该通知商标权人提供使用证据资料。如果商标权人提供的使用证据资料是含有第三年段的呢？商标局还能再在接下来的三年之内接受撤销连续三年不使用申请吗？本文认为，对同一商标的同一商品/服务二次（或以上）连续三年不使用撤销申请，商标局有必要审核该申请是否满足第四十九条第二款所规定的时间条件。当然，第四十九条第二款所规定的时间起点是以前次《决定》中提供的证据时间点推算，还是以前次《决定》的时间推算，可以征求大家的意见。个人认为，以前次《决定》的时间为起点更为适宜。原因有二：（1）《决定》的时间更为明确，也符合公众对具体行政行为执行的理解。（2）查询更方便。商标局的相关具体行政行为中国商标网均予以公布，相关公众查询《决定》的时间比查询提供证据的时间更方便。

三、结论（建议）

鉴于以上分析，对商标局以无正当理由连续三年不使用为由申请撤销注册商标案件的审查，本文建议：

一、商标局对连续三年不使用撤销案件形式审查，应当包括撤三申请人提供的信息和先前《决定》的审查，对于不满足第四十九条第二款所规定的时间条件的撤三申请不予受理。

二、对于已公告不予撤销的注册商标，再次提出“无正当理由连续三年不使用”撤销申请，应当自前次不予撤销的决定之日起满三年后再提出申请。

三、中国商标网中商标的流程公告，无论是续展、转让、许可、或是撤销三年不使用等流程，将“结论”下标注的“结束”，更改为“续展”、“转让”、“许可”、“不予撤销”或者“撤销”等具体结论，以便社会相关公众知悉相关商标当前的状态，更明确指引他们进行相关的业务操作（尤其是连续三年不使用撤销申请），提升行政工作的效率，节约社会成本。

2018-9-23

图片来源于网络

[1] TRIPs: Article 19: Requirement of Use

1. If use is required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an uninterrupted period of at least three years of non-use, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are shown by the trademark owner. Circumstances arising independently of the will of the owner of the trademark which constitute an obstacle to the use of the trademark, such as import restrictions on or other government requirements for goods or services protected by the trademark, shall be recognized as valid reasons for non-use.

2. When subject to the control of its owner, use of a trademark by another person shall be recognized as use of the trademark for the purpose of maintaining the registration.

[2] 数据来源：中国商标品牌战略年度发展报告（2017），第6页。

[3] 数据来源：中国商标品牌战略年度发展报告（2017），第138页。

  补充说明：虽然我国的商标撤销还包括商标局对自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的主动撤销，但是，事实上商品局主动撤销的案件并不多，本注释及其下的图表所列举的撤销数据，基本都是撤三数据。

[4] 徐金桂：《徐金桂讲行政之精讲卷》，北京日报出版社，2016年11月，第88-89页。

[5] 《商标法》第三十一条　两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。

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