最高法知产庭2019裁判规则11：专利侵权案件审理期间权利人据以主张专利权的权利要求被宣告无效后的程序处理

【最高法院知产庭裁判规则10：临时禁令与部分判决的关系处理】案号：(2019)最高法知民终2号。“刮水器连接器”专利侵权纠纷案中，最高人民法院指出，当事人在专利侵权程序中针对被诉侵权人既申请作出责令停止侵害的行为保全，又申请作出判令停止侵害的部分判决的，人民法院不应因作出停止侵害的部分判决而对该行为保全申请不予处理，而应对该行为保全申请予以审查；符合行为保全条件的，应及时作出裁定。链接：最高法院｜【最高法院知识产权法庭第一案】厦门卢卡斯等v瓦莱奥侵害发明专利权纠纷二审判决书

一、涉案者权利要求

1.授权程序时的权利要求1

2.无效程序中修改后的权利要求1

二、法院判决

一审法院（济南中院）：裁定驳回原告起诉。

二审法院（最高法知产庭）：1.撤销一审裁定；2.本案指令山东省济南市中级人民法院审理。

三、判决理由

一审法院（济南中院）：权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。在涉案专利无效宣告前，飞行船公司在庭审辩论终结前当庭明确以修改前的原权利要求1作为其所主张的保护范围，而16225号决定作出后，涉案专利权利要求1的内容已发生变更，飞行船公司提起本案诉讼的权利基础丧失，应予驳回。

二审法院（最高法知产庭）：《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称《专利应用法律司法解释（二）》）第一条规定，权利要求书有两项以上权利要求的，权利人应当在起诉状中载明据以起诉被诉侵权人侵犯其专利权的权利要求。起诉状对此未记载或者记载不明的，人民法院应当要求权利人明确。经释明，权利人仍不予明确的，人民法院可以裁定驳回起诉。第二条第一款规定，权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。《专利应用法律司法解释（二）》第一条规定了权利人应当在起诉状中明确其主张保护范围的权利要求，并进一步规定，即使权利人在起诉状中未予明确，人民法院也应当通过释明要求权利人进行明确。权利人仍不予明确的，人民法院才可以裁定驳回起诉。参照该条规定，虽然权利人此前据以主张保护范围的某一项权利要求被宣告无效，但是涉案专利还存在其他被维持有效的权利要求，特别是原权利要求经过修改，进一步限缩了其保护范围的情况下，人民法院应当给予权利人再次明确其据以主张保护范围的权利要求的程序性权利，并在权利人重新明确的权利要求的基础上继续审理。

本案中，专利权人在无效宣告程序中通过主动修改的方式对原权利要求1进行了修改。修改后的权利要求1补入了技术特征，形成了不同的技术方案，具有不同的保护范围，从而替代了修改前的原权利要求1的保护范围，而且其他从属权利要求也相应进行了修改。该修改后的权利要求被16225号决定维持有效，形成了新的权利要求。在涉案专利权被宣告部分无效之后，只要原审法院尚未作出判决，原审法院就应当依法向权利人飞行船公司释明，由权利人飞行船公司在维持有效的权利要求范围内明确其主张保护范围的权利要求。但是，原审法院并未给予权利人飞行船公司重新明确权利要求的程序性权利，未经释明直接裁定驳回了飞行船公司的起诉，属适用法律错误。

合议庭：焦彦、佘朝阳、魏磊

判决书全文

中华人民共和国最高人民法院

民 事 裁 定 书

（2019）最高法知民终161号

上诉人（原审原告）：沈阳飞行船数码喷印设备有限公司。

住所地：辽宁省沈阳经济技术开发区三号街2甲5号。

法定代表人：梁健，该公司总经理。

委托诉讼代理人：冯伟，辽宁卓政律师事务所律师。

委托诉讼代理人：王辉，女，该公司工作人员。

被上诉人（原审被告）：青岛瀚泽电气有限公司。

住所地：山东省青岛市城阳区城阳街道秋阳路117号乙。

法定代表人：姜涛，该公司董事。

委托诉讼代理人：王磊，山东千慧律师事务所律师。

上诉人沈阳飞行船数码喷印设备有限公司（以下简称飞行船公司）与被上诉人青岛瀚泽电气有限公司（以下简称瀚泽公司）侵害发明专利权纠纷一案，不服山东省济南市中级人民法院（2018）鲁01民初2077号之一民事裁定，向本院提起上诉。

飞行船公司提起上诉称：原审法院采信的国家知识产权局作出的无效宣告请求审查决定书其并未收到，该证据未经庭审质证，审理程序违法。审查决定的结论是宣告专利权部分无效，而不是全部无效，飞行船公司诉争的权利要求是否在被宣告无效的范围内，原审法院没有审查。涉案权利要求1只是被修改，并非被认定无效，原审法院直接裁定驳回起诉，属于适用法律错误。请求撤销原审裁定，指令原审法院审理本案。

瀚泽公司未提交答辩意见。

原审法院认定事实：针对涉案专利号为ZL201410100501.7、名称为“一种同步单双面数码喷绘机及其绕布方法”的发明专利权（以下简称涉案专利），国家知识产权局于2019年5月16日作出第16225号无效宣告请求审查决定（以下简称16225号决定），宣告涉案专利权部分无效，在专利权人2019年1月9日提交的权利要求1-9的基础上继续维持涉案专利有效。其中，被维持有效的权利要求1是专利权人将原权利要求2中的技术特征“所述两主动辊为第一主动辊（5）及第二主动辊（20）”和原权利要求6中的技术特征“所述画布（24）的正反两面依次与第一、二主动辊（5、20）相接触，所述第一、二主动辊（5、20）分别由两个独立的驱动装置驱动同步逆向旋转”加入到原权利要求1之后修改而成。原审法院认为，权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。在涉案专利无效宣告前，飞行船公司在庭审辩论终结前当庭明确以修改前的原权利要求1作为其所主张的保护范围，而16225号决定作出后，涉案专利权利要求1的内容已发生变更，飞行船公司提起本案诉讼的权利基础丧失，应予驳回。

本院认为，结合飞行船公司的上诉请求以及本案案情，本案的焦点问题在于：原审裁定驳回起诉是否正确。具体而言，该问题涉及在专利权被部分宣告无效的情况下，审理侵权纠纷的人民法院可否直接裁定驳回原告起诉。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称《专利应用法律司法解释（二）》）第一条规定，权利要求书有两项以上权利要求的，权利人应当在起诉状中载明据以起诉被诉侵权人侵犯其专利权的权利要求。起诉状对此未记载或者记载不明的，人民法院应当要求权利人明确。经释明，权利人仍不予明确的，人民法院可以裁定驳回起诉。第二条第一款规定，权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。《专利应用法律司法解释（二）》第一条规定了权利人应当在起诉状中明确其主张保护范围的权利要求，并进一步规定，即使权利人在起诉状中未予明确，人民法院也应当通过释明要求权利人进行明确。权利人仍不予明确的，人民法院才可以裁定驳回起诉。参照该条规定，虽然权利人此前据以主张保护范围的某一项权利要求被宣告无效，但是涉案专利还存在其他被维持有效的权利要求，特别是原权利要求经过修改，进一步限缩了其保护范围的情况下，人民法院应当给予权利人再次明确其据以主张保护范围的权利要求的程序性权利，并在权利人重新明确的权利要求的基础上继续审理。

本案中，专利权人在无效宣告程序中通过主动修改的方式对原权利要求1进行了修改。修改后的权利要求1补入了技术特征，形成了不同的技术方案，具有不同的保护范围，从而替代了修改前的原权利要求1的保护范围，而且其他从属权利要求也相应进行了修改。该修改后的权利要求被16225号决定维持有效，形成了新的权利要求。在涉案专利权被宣告部分无效之后，只要原审法院尚未作出判决，原审法院就应当依法向权利人飞行船公司释明，由权利人飞行船公司在维持有效的权利要求范围内明确其主张保护范围的权利要求。但是，原审法院并未给予权利人飞行船公司重新明确权利要求的程序性权利，未经释明直接裁定驳回了飞行船公司的起诉，属适用法律错误。

综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项、第一百七十一条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百三十二条规定，裁定如下：

一、撤销山东省济南市中级人民法院（2018）鲁01民初2077号之一民事裁定；

二、本案指令山东省济南市中级人民法院审理。

本裁定为终审裁定。

审 判 长　　焦  彦

审 判 员　　佘朝阳

审 判 员　　魏  磊

 二〇一九年八月六日

法官助理　　刘  洋

书 记 员　　韩  丰

来源：中国裁判文书网

附：最高法院知识产权法庭裁判规则

【最高法知产庭裁判规则1：功能性特征的认定】案号：(2019)最高法知民终2号。最高人民法院指出，如果专利权利要求的某个技术特征已经限定或者隐含了特定结构、组分、步骤、条件或其相互之间的关系等，即使该技术特征同时还限定了其所实现的功能或者效果，亦不属于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条所称的功能性特征。链接：最高法院｜【最高法院知识产权法庭第一案】厦门卢卡斯等v瓦莱奥侵害发明专利权纠纷二审判决书

【最高法知产庭裁判规则2：主题名称所记载效果、功能对权利要求的实质限定作用】案号：（2019）最高法知民终657号。最高人民法院指出，如果权利要求主题名称记载的效果、功能，不是该权利要求特征部分记载的结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等能够实现的效果、功能，却是专利技术方案与现有技术方案的区别之所在，那么权利要求主题名称所记载的效果、功能对该权利要求的保护范围具有实质限定作用。链接：最高法知产庭：专利主题名称记载的效、功能不是权要特征部分，但能够实现的效果、功能，对权利要求的实质限定作用

【最高法知产庭裁判规则3：多主体实施方法专利的侵权判定】案号：（2019）最高法知民终147号。最高人民法院指出，如果被诉侵权行为人以生产经营为目的，将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用，终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程，则应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法，侵害了专利权人的权利。链接：授权侵权！最高法知识产权法庭：网络通信领域方法专利可以将终端用户的正常使用认定为被诉侵权行为人实施了该专利方法【深圳敦骏V吉祥】

【最高法知产庭裁判规则4：现有技术抗辩认定中的发明点考量】案号：（2019）最高法知民终89号。最高人民法院指出，涉案专利明确指出其技术方案的发明点，并强调发明点以外的技术特征均为通用部件时，如果该发明点对应的技术特征已经为一项现有技术公开，其余技术特征虽未被该现有技术公开，但该现有技术与通用部件必然结合形成与涉案专利技术方案相对应的整体现有技术方案，则可以认定现有技术抗辩成立。链接：最高法知产庭：“潜水泵电机壳”案，现有技术抗辩认定中的发明点考量+先用权抗辩中“主要技术图纸”的认定

【最高法知产庭裁判规则6：销售者合法来源抗辩的审查】案号：（2019）最高法知民终118号。最高人民法院指出，销售者合法来源抗辩的成立，需要同时满足被诉侵权产品具有合法来源这一客观要件和销售者无主观过错这一主观要件，两个要件相互联系。如果销售者能够证明其遵从合法、正常的市场交易规则，取得所售产品的来源清晰、渠道合法、价格合理，其销售行为符合诚信原则、合乎交易惯例，则可推定其无主观过错。此时，应由权利人提供相反证据。在权利人未进一步提供足以推翻上述推定的相反证据的情况下，应当认定销售者合法来源抗辩成立。链接：最高法知产庭：“一种阀体一体式结构的双开关恒温阀”案：销售者合法来源抗辩的审查

【最高法知产庭裁判规7：销售者合法来源抗辩成立时权利人维权合理开支的承担】案号：（2019）最高法知民终25号。合法来源抗辩仅是免除赔偿责任的抗辩，而非不侵权抗辩；销售者的合法来源抗辩成立，既不改变销售侵权产品这一行为的侵权性质，也不免除停止销售侵权产品的责任，仍应承担权利人为获得停止侵害救济所支付的合理开支。链接：最高法知产院2019裁判规则7：销售者合法来源抗辩成立时权利人维权合理开支的承担

【最高法知产庭裁判规8：被诉侵权人无正当理由拒不提供侵权账簿资料时损害赔偿的计算】案号：（2019）最高法知民终147号。最高人民法院指出，专利权人主张以侵权获利计算损害赔偿数额且对侵权规模事实已经完成初步举证，被诉侵权人无正当理由拒不提供有关侵权规模基础事实的相应证据材料，导致用于计算侵权获利的基础事实无法精准确定，对其提出的应考虑涉案专利对其侵权获利的贡献度等抗辩理由可不予考虑。链接：授权侵权！最高法知识产权法庭：网络通信领域方法专利可以将终端用户的正常使用认定为被诉侵权行为人实施了该专利方法【深圳敦骏V吉祥】

【最高法知产庭裁判规9：专利侵权行政投诉构成侵权警告的范围与条件】案号：（2019）最高法知民终5号。最高人民法院指出，专利权人仅针对被诉侵权产品的部分生产者、销售者、使用者向专利行政部门提起专利侵权纠纷处理请求，导致未参与该行政处理程序的生产者、销售者、使用者的经营处于不确定状态的，可以认定该专利侵权纠纷处理请求对于上述未参与行政处理程序的生产者、销售者、使用者构成侵权警告。