用新型专利无效宣告请求PK王锡生实用新型专利无效  

【审查要旨】

关键词：专利法（修改前）、专利法（修改后）、抵触申请、重复授权

相关法条：《专利法》（修改前）第9条、《专利法实施细则》（修改前）第13条第1款、《专利法》（修改前）第22条第2款、《专利法》（修改后）第22条第2款。

【引言】

中华人民共和国专利法自1984年3月12日通过后，历经三次修改，分别为1992年9月4日第一次修改、2000年8月25日第二次修改、2008年12月27日第三次修改。现业界提及修改前或修改后的专利法，通常是指第三次修改前后。本文所述的《专利法》（修改前）即是指2000版专利法，或者称其为专利法第二次修正案；《专利法》（修改后）即是2008版专利法，或者称其为专利法第三次修正案。

【案情简介】

2016年6月22日，无效宣告请求人张宇向专利复审委员会提出无效宣告请求，认为发明专利《带有平行导向装置的无轨电动伸缩门》（专利号2008100238052）相对于附件1（CN201059160Y）构成抵触申请，不符合专利法第22条第2款关于新颖性的规定，请求依法宣告无效。案件编号：第4W104778号。

2017年8月30日，专利复审委员会下发“无效宣告请求审查决定书”（第33165号），这样表述：【关于新颖性  专利法第22条第2款规定：新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。  附件1的申请日在本专利的申请日之前、公开日在本专利的申请日之后，其申请人即为本专利的申请人南京九竹科技实业有限公司，可见附件1相对于本专利而言并非由“他人”提出的专利申请，根据修改前的专利法第22条第2款的规定，附件1不能用于评述本专利的新颖性。因此第一请求人主张本专利权利要求1相对于附件1不具备新颖性的无效理由不成立。】

无效审查决定书中这段话包含了极大的信息量：1、专利法修改前后新颖性如何定义；2、抵触申请和重复授权之间的区别和联系；3、依职权审查原则的内延和外函；4、专利复审委员会的释明义务。

本文仅就上述问题进行探讨。

【焦点探讨】

专利法第三次修正案第22条第2款：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

专利法第二次修正案第22条第2款：新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

通过上述内容的比对可以看出：

专利法第三次修正案规定，抵触申请是“任何单位或者个人”在申请日以前提出且在申请日以后公布的同样的发明创造，会对专利申请的新颖性产生影响，所述的“任何单位或者个人”包括申请人自己，由申请人自己在内的任何在先申请均可构成抵触申请。

专利法第二次修正案规定，抵触申请是由“他人”在申请日以前提出且在申请日以后公布的同样的发明创造，会对专利申请的新颖性产生影响，所述的“他人”不包括申请人自己。

也就是说，专利法第三次修正案中将抵触申请的主体由“他人”修改为了“任何单位或者个人”，专利申请人自己的专利申请（包括权利要求书、说明书以及附图中记载的技术方案）在专利法第三次修正案生效后也有可能构成抵触申请。

那么，在专利无效请求中，抵触申请和重复授权之间又有什么区别和联系呢？

依专利法第二次修正案为例，先来看看抵触申请的定义：根据专利法第22条第2款的规定，在发明或者实用新型新颖性的判断中，由他人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件损害该申请日提出的专利申请的新颖性。为描述简便，在判断新颖性时，将这种损害新颖性的专利申请，称为抵触申请。判断是否存在抵触申请，不仅要查阅在先专利或专利申请的权利要求书，而且要查阅其说明书（包括附图），应当以其全文内容为准。抵触申请还包括满足以下条件的进入了中国国家阶段的国际专利申请，即申请日以前由他人提出、并在申请日之后（含申请日） 由专利局作出公布或公告的且为同样的发明或者实用新型的国际专利申请。另外，抵触申请仅指在申请日以前提出的，不包含在申请日提出的同样的发明或者实用新型专利申请。

抵触申请的四个构成要件：

1、申请人：他人，不包括申请人自己；【注：专利法第三次修正案后，申请人为任何单位或者个人，包括申请人自己】

2、申请日：在正在审查的专利申请之前向专利局提出申请，即属于在先申请；

3、公布日：由专利局在后申请的申请日或之后依法公布；

4、发明相同性：在申请文件中记载了与在后申请同样的发明或者实用新型。

下面再来看看重复授权。

专利法第二次修正案第9条：“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。”
    专利法实施细则（2002年修订）第13条第1款：“同样的发明创造只能被授予一项专利。”

同样的发明创造只能被授予一项专利。两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。上述条款规定了不能重复授予专利权的原则。禁止对同样的发明创造授予多项专利权，是为了防止权利之间存在冲突。所谓“同样的发明创造”是指两件或两件以上专利中存在的保护范围相同的权利要求。在先申请构成抵触申请或已公开构成现有技术的，应根据专利法第二十二条第二、三款，而不是根据专利法第九条对在后专利进行审查。

发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。为了避免重复授权，在判断是否为同样的发明创造时，应当将两件发明或者实用新型专利的权利要求书的内容进行比较，而不是将权利要求书与专利文件的全部内容进行比较。判断时，如果一件专利的一项权利要求与另一件专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造。
    两件专利说明书的内容相同，但其权利要求保护范围不同的，应当认为所要求保护的发明创造不同。例如，同一申请人提交的两件专利申请的说明书都记载了一种产品以及制造该产品的方法，其中一件专利申请的权利要求书要求保护的是该产品，另一件专利申请的权利要求书要求保护的是制造该产品的方法，应当认为要求保护的是不同的发明创造。应当注意的是，权利要求保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造。例如，权利要求中存在以连续的数值范围限定的技术特征的，其连续的数值范围与另一件发明或者实用新型专利申请或专利权利要求中的数值范围不完全相同的，不属于同样的发明创造。

禁止重复授权是专利制度的一项基本原则，针对重复授权和抵触申请，我们从上述法条的理解中可以得出这样的结论，抵触申请是用在后专利比对在先申请的全文，重复授权是用在后专利的某一权项比对在先专利的某一权项。显而易见，在无效过程中，请求人优选抵触申请这一法条。

专利法第三次修正案后针对第22条新颖性如此修改的目的：扩大抵触申请的范围，提高专利授权标准，促动企业进行技术创新，也更有力的防止专利重复授权，同时考虑到我国专利领域的现实情况，适当地减轻了专利局的审查压力。

【结论】

回归本案，无效宣告请求人在提出无效宣告请求时，附件1（对比文件）是第三方公司，与涉案专利并非同一申请人，只是在无效审理过程中，涉案专利的专利权人进行了变更，变为了与附件1的专利权人相同。此时，专利复审委员会有无释明义务？或者专利复审委员会可否依职权审查原则根据专利法实施细则（2002年修订）第13条第1款进行审理？

所谓释明权是指，在民事诉讼中，当事人的主张或陈述的意思不明确、不充分，或有不当的诉讼主张和陈述，或者他所举的证据材料不够而误认为足够了，在这些情形下，法院对当事人进行发问，提醒、启发当事人把不明确的予以澄清，把不充足的予以补充，把不当的予以排除、修正。其目的是减少当事人的诉累，节省有限的司法资源，保证司法实体公正。

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第3条第1款：“人民法院应当向当事人说明举证的要求及法律后果，促使当事人在合理期限内积极、全面、正确、诚实地完成举证。”第35条第1款：“诉讼过程中，当事人主张的法律关系的性质或者民事行为的效力与人民法院根据案件事实作出的认定不一致的，不受本规定第三十四条规定的限制，人民法院应当告知当事人可以变更诉讼请求。”

由此可以推定，专利复审委员会有释明的义务。

所谓依职权审查原则：专利复审委员会可以对所审查的案件依职权进行审查，而不受当事人请求的范围和提出的理由、证据的限制。

专利无效宣告请求审查，虽然形式上是无效宣告请求人与专利权人之间的控辩之争，但其本质上仍然是一种行政程序。专利复审委员会在本案中机械贯彻请求原则，而放弃了依职权审查原则，并且未更好的履行释明权，最终得出的“无效宣告请求审查决定书”难免会受到法院的质疑。

律师简介：

张苏沛

专利律师，南京知识律师事务所，专业从事专利授权、专利确权、专利维权等专利实务工作。

E-mail: zhangsp@cnip.cn