从一起国际货物买卖纠纷案谈CISG有关知识产权担保责任的法律实务分析丨大成·案评

随着中国国际贸易的飞速发展，越来越多的中国企业将产品销售到国外，在履行销售合同的同时，卖方出售的产品会有涉嫌侵犯货物销售地相关第三方的知识产权的风险。在适用《联合国国际货物销售合同公约》（“公约”或“CISG”）的案例下，准确理解CISG第42条、第43条（“卖方的知识产权担保责任条款”）的涵义是处理相关争议的必然要求。本律师代理的一起涉外案件，涉及国际货物买卖侵犯销售地相关第三方知识产权的纠纷，本文拟以此案例为背景，就卖方知识产权担保责任判定进行探讨和相关法律分析。

案件事实情况概述

卖方中国A公司（“卖方”）与买方新西兰B公司（“买方”）于2016年下旬针对具有外观设计专利权的货物（“货物”）签订买卖合同，货物销售地为新西兰，买方收货后因货物在新西兰涉及一起外观设计专利侵权案件而拒付货款。

该外观设计专利侵权案件的具体情况如下：某C公司(“第三方公司”)认为A公司出售货物侵犯其已经在新西兰注册的外观设计专利权，并于2015年下旬以买方为被告向新西兰法院起诉（“外观设计专利权侵权之诉”），2017年新西兰法院作出初步判决，判决本案项下卖方出售给买方的货物（“涉嫌侵权货物”）与第三方公司注册的外观专利无实质性不同，并认为买方应赔偿第三方公司相关损失。

卖方抗辩称：

（1）上述涉嫌侵权货物已于2015年下旬在新西兰注册外观设计专利（晚于第三方公司的注册时间），该专利注册可使其不承担知识产权担保责任；

（2）第三方公司起诉买方的时间（2015年下旬）早于买卖双方签订本案销售合同时间（2016年下旬），且买方于第三方公司提起外观设计专利权侵权之诉后约4个月（2016年上旬）委托律师告知卖方买方正在为上述外观设计专利权侵权之诉做准备，请求卖方配合举证。买方明知其向卖方采购的货物涉嫌侵犯第三方知识产权且处于诉讼阶段的行为，可以免除卖方的知识产权权利担保责任。

法律分析

1、本案所涉法律问题定性

知识产权担保责任是指：卖方对其所交付的货物，任何第三人不能基于知识产权向买方主张任何权利或要求。本案中，卖方销售的货物涉嫌侵犯第三人在新西兰的专利权，因此本案涉及卖方是否应承担知识产权担保责任的相关法律问题。

2、本案适用CISG的分析

CISG第一章确定了公约的适用范围（第1-6条），本案买卖双方的营业地为CISG缔约国，所涉销售合同并未明确排除适用CISG，买方采购涉嫌侵权的货物目的并非自用，也不涉及其他不受公约管辖的范围，因此本案适用CISG的有关规定，本文不再赘述。

3、关于CISG第42条和第43条的法律分析

CISG第42条和第43条对卖方的知识产权担保责任做了详细规定，第42条主要规定了卖方承担知识产权责任的条件、限制和免责事由，第43条主要规定了卖方承担责任的前提即买方需履行通知义务。

1)  CISG有关卖方承担知识产权担保责任的条件

公约第42条（1）规定了卖方承担知识产权担保责任需要满足以下条件：

（1）第三方所提出的权利或者要求必须是基于工业产权或者其他知识产权。

（2）这种权利或要求是根据合同订立时货物的预期销售国或其他使用地国的法律所提出，或者在其他情况下，根据买方营业地所在国家的法律提出。

2) CISG有关卖方知识产权担保责任的限制

 公约第42条（1）对卖方承担知识产权担保责任做了一定的限制，即卖方所交付的货物，必须是第三方不能根据工业产权或者其他知识产权主张任何权利或要求的货物，但以卖方在订立合同时已知道或不可能不知道的权利或要求为限，同时卖方的知识产权担保责任也有一定的地域限制。具体可概括为：

（1） 时间限制

即如果第三人基于工业产权或其他知识产权提出权利或要求，确定卖方承担责任的时间标准是“以卖方在合同订立时已知道或不可能不知道的权利或要求为限”。

（2）地域限制

卖方并非在任何第三方基于工业产权或知识产权提出权利主张或要求时，都应承担责任，其责任限制在保证第三方不基于下述国家的法律提出权利主张或要求：

a.如果买卖双方在订立合同时知道或者能预期到货物将在某一国境内转售或作其他使用，那么卖方应当对货物在特定的销售或转售国内的知识产权承担担保责任；

b.如果订立合同时双方没有明确转售国或者使用国，那么卖方应对货物在订立合同时买方营业地所在国家的知识产权承担担保责任。

3) CISG有关卖方知识产权担保责任的免除

（1） CISG第42条规定的免责

根据CISG第42条（2）规定，卖方在上一款中的义务不适用于以下情况：

a.买方在订立合同时已知道或不可能不知道此项权利或要求；

b.此项权利或要求的发生，是由于卖方要遵照买方所提供的技术图样、图案、程式或其它规格。即在买方知晓或遵照买方指示这两种情况下，卖方不承担知识产权担保责任。

“买方在订立合同时已知道或者不可能不知道此权利或者要求”是指若买方在订立合同时知道或应当知道在货物的预期转售国或使用国，存在第三方可根据该国法律提出基于工业产权或知识产权的权利或主张，买方即不可要求卖方承担知识产权担保责任。

4) 卖方承担知识产权担保责任的前提-买方履行通知义务

根据第43条规定，买方及时履行通知义务是卖方承担知识产权担保责任的前提，买方若主张卖方销售的货物侵犯了第三人的知识产权，要求卖方承担知识产权担保责任，则必须在其已知道或应当知道该第三方权利或要求后一段合理时间内，将此一权利或要求的性质通知卖方。

通知必须在合理时间内做出是指:买方将第三方权利或要求通知卖方的义务，必须于合理时间内及时做出，根据联合国国际法委员会秘书处（“秘书处”）的评论，一段合理的时间包括：买方通过咨询其律师对法律情况进行调查对第三人权利或要求进行深思熟虑的一段时间[1]。

4、本案争议焦点及法律分析

根据上述背景情况，本案的争议焦点为：

争议焦点一：卖方在新西兰注册外观设计专利并获得专利证书的行为是否能使其不承担知识产权担保责任。

争议焦点二：买方明知其向卖方采购的货物涉嫌侵犯第三方知识产权且处于诉讼阶段的行为，是否可以免除卖方的知识产权担保责任。

1) 对争议焦点一的法律分析：

即卖方在新西兰注册外观设计专利的行为是否可以构成“卖方不可能知道”，从而用以抗辩其不需要承担知识产权担保责任。

关于“卖方在订立合同时已知道或不可能不知道”的理解

对于“知道”的理解不易产生歧义，对于“不可能不知道”的理解，秘书处的评论如下：如果此项权利或要求是根据发生争议的国家已经公布的专利申请或者专利授予而提出，则推定卖方“不可能不知道”[2]。即卖方对货物销售国或使用国的相关文件，有进行调查和证明的责任。

本案中，第三方公司对涉嫌侵权货物在新西兰本国进行了外观设计专利注册，且注册时间早于卖方，虽然卖方声称对涉嫌侵权货物也进行了注册，但该注册行为并不能免除其调查和证明的责任，即卖方有义务调查和检索涉嫌侵权货物是否与第三方公司已经在新西兰取得的合法权利相冲突。

卖方作为货物的生产销售方，与买方存在长期贸易往来关系，在向买方销售货物时，对货物是否存在侵犯新西兰本国的相关专利权，负有审慎义务和尽职调查义务。

因此，假设按照新西兰相关法律规定，第三方公司的专利侵权主张是根据新西兰已经公布的专利申请或者专利授予而提出，第三方公司针对货物的外观专利权是公开公示的，那么可以推定卖方在这种情况下“不可能不知道”， 因此卖方注册外观专利权的行为不能免除其承担知识产权担保责任。

2) 对争议焦点二的法律分析：

通常情况下，按照CISG第42条（2）（a）对卖方知识产权担保责任免除的相关规定，如果买方在订立合同时知道或不可能不知道在货物的预期转售国或使用国，存在第三方可根据该国家法律提出基于工业产权或知识产权的权利或主张，买方就不能再要求卖方承担这种知识产权担保责任。

本案中，第三方公司起诉买方的时间（2015年下旬）早于买卖双方签订销售合同时间（2016年下旬），说明在买卖双方签订合同时，买方已经知道存在第三方公司在新西兰本国根据新西兰法律提出专利侵权主张，那么买方就不能再要求卖方承担知识产权担保责任。

但是，根据CISG第43条（1）规定，买方如果在已知道或理应知道第三方的权利或要求后一段合理时间内，将此一权利或要求的性质通知卖方，则仍然可以要求卖方承担知识产权的担保责任。

本案中买方于2016年上旬委托律师告知卖方，买方正在为上述外观设计专利权侵权之诉做准备，并请求卖方配合举证，说明在买卖双方合同签订之前，卖方已知晓第三方公司主张货物侵权的事实，买方将第三方公司主张侵权之诉的状况通知了卖方，则卖方仍需要承担知识产权担保责任。

心得体会

从事涉外商事案件争议解决的律师在实践中需要对卖方知识产权担保责任问题进行研究和探讨，从而帮助当事人降低其在国际贸易中因知识产权担保责任而引起的法律风险和诉讼风险，保证当事人顺利进行国际贸易活动。

[1]  http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm-43.html

A reasonable time may include a certain period for contemplation by the buyer for inquiry into the legal situation by consulting his lawyer.

[2] http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm-42.html

Paragraph (1) introduces an additional limitation on the liability of the seller in that the seller is liable to the buyer only if at the time of the conclusion of the contract the seller knew or could not have been unaware of the existence of the third-party claim if that claim was based on a patent application or grant which had been published in the country in question. However, for a variety of reasons it is possible for a third party to have rights or claims based on industrial or intellectual property [industrial property or other intellectual property] even though there has been no publication. In such a situation, even if the goods infringe the third party's rights, article 40(1) [draft counterpart of CISG article 42(1)] provides that the seller is not liable to the buyer.

律师简介

李振宏

上海大成　高级合伙人

专业领域：争议解决、公司与并购、刑事、银行和金融

电子邮箱：zhenhong.li@dentons.cn

王翌飞

上海大成　律师

专业领域：争议解决、公司与并购、刑事、银行和金融

电子邮箱：yifei.wang@dentons.cn