如果法国最高法院审理“东风”案：在出口到国外合法销售的商品上贴牌的行为，也构成侵权

就在我国最高人民法院于2017年12月28日就上海柴油机股份有限公司诉江苏常佳金峰动力机械有限公司侵害“东风”商标权纠纷作出再审民事判决书不久，2018年1月17日，法国最高法院在一个案情类似的判决中裁定：未经商标权人同意，将在先注册的商标贴在专门为了向中国出口且可在中国合法销售的产品上，构成侵犯商标权。而这个在先注册的商标，就是法国卡思黛乐兄弟（Castel Frères）公司于2006年在法国注册的（葡萄酒）中文“”商标。

众所周知，中文商标的权利人是自上个世纪90年代起就开始进口和销售葡萄酒的李道之，该商标早在1998年就向国家工商总局商标局提出申请，并于2000年核准注册。此后，围绕“卡斯特”商标，烟台张裕公司、法国卡思黛乐兄弟公司先后与李道之展开了长达十多年的缠斗，最终，最高人民法院不仅在商标“撤三”和无效纠纷的行政判决中支持了李道之，还在商标侵权纠纷的民事判决中认定法国公司使用“卡斯特”字样构成侵权。【参见本文所附“卡斯特与Castel Frères关联大事记时间对比表”】

当然，法国卡思黛乐兄弟公司并不肯善罢甘休。他们另辟蹊径，利用李道之没有在法国及时注册中文商标的契机，于2006年10月30日在法国在先注册中文商标（33类）。于是，双方在法国又引发了另一场围绕中文商标的诉讼。

法国公司以被告（李道之）在法国葡萄酒瓶贴上商标并出口到中国的行为侵犯其商标权为由提起诉讼。虽然被告辩称：他们使用商标的行为是有正当理由的，因为他们只是把自己的产品出口到中国，而且他们在中国持有在先商标“卡斯特”，但是，巴黎上诉法院认定：被告无权在法国生产红酒时贴上该商标。在进一步的诉讼中, 法国最高法院根据《法国知识产权法典》第713-2 条和 第716-10 条作出了支持上诉法院的判决。根据《法国知识产权法典》第713-2 条，“非经所有人同意，不得a)在相同商品或服务上复制、使用或贴服商标，以及使用复制的商标”；第716-10 条规定：“a）无正当理由(without legitimate reason)持有或依据海关程序进口或者出口侵犯商标权的商品的，应判处三年监禁，并处30万欧元罚金。”所以，法国最高法院据此判决：商标权人可以阻止与在相同或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的标识，以及阻止出口贴有该侵权标识的商品。

法国最高法院判决的这个案件，与我国最高法院再审审理的“东风”案非常相似。有所不同的是：东风案中，原告上柴在中国注册的“东风”商标显然早于印尼公司在印尼注册的商标；而在卡斯特案中，原告卡思黛乐兄弟在法国注册的“卡斯特”商标却明显晚于李道之在中国注册的商标，且因为我国三级法院都认定卡思黛乐兄弟使用“卡斯特”字样的行为构成侵权，法国公司实际上无法在中国境内使用“卡斯特”作为自己的商标。即便如此，法国最高法院还是毫不犹豫地支持了法国公司，认定被告在用于出口到中国的红酒上使用“卡斯特”商标构成侵权。

【表格：东风案（中国）与卡斯特案（法国）的对比】

特别值得指出的是，法国法院对“卡斯特”案的判决，实际上推翻了该国法院以前做出的判决。法国最高法院先前的判例（2007年7月10日法国最高法院判决的Buttress BV诉欧莱雅 " Nutri Rich "案）中，如果被告人只是将货物出口到合法出售的国家，这并不是在交易活动中的使用（use in the course of trade,）因此这构成一个不侵犯商标权的例外的适当理由（a legitimate reason exception）[1]。但是，这个判决是违反欧盟法的“协调原则（harmonization principle）”的。因为协调欧盟各国商标法的商标指令第 5（1）款【新的商标指令[2]第10条第2款第（a）项】有关商标权利内容的规则中，并没有规定这种正当理由的例外情况。因此，法国最高法院在“卡斯特”案的判决中明确：以出口目的而进行的贴牌加工，不能作为商标侵权的抗辩理由。

从法国最高法院关于在仅用于出口的商品上使用法国境内商标权人的商标构成侵权的最新判决来看，首先，法国最高法院根本没有考虑我国最高人民法院在“卡斯特”中文商标纠纷案中的裁判结论，不仅认为法国公司注册“卡斯特”中文商标是合理的，而且认为即使在法国制造的葡萄酒出口到中国，贴牌行为也一样构成商标侵权。可见，一国法院总是依据商标权的地域性来保护在本国在先注册的商标，以维护本国商标权人的利益，如果说一国法院有什么“司法政策”，这才是在审理涉外知识产权案件中最需要坚持和维护的“司法政策”和立场。其次，即便法国法院在早先的判决中认定“将货物出口到合法出售的国家”不构成侵权，但其判决理由也是将其作为侵犯商标专用权的一个例外情形来处理，而并没有说这个行为不构成商标使用或者说属于非商标性使用（不用于识别商品来源）。将贴牌加工出口中使用商标的行为认定为“非商标性使用”，也许只是中国法院的一个创新。

【注：本文得到了张伟君老师的指导和修改】

附件一：“卡斯特与Castel Frères关联大事记时间对比表”

法兰西共和国

 

巴黎上诉法院

 

第2民事庭第5分庭

 

2015年9月4日 判决（摘要）

 

关于李先生和陈女士请求将CASTEL侵权注册的法国商标进行转让

 

根据知识产权法典第712-6条，如果一个申请是以侵犯第三者权利的方式发起，无论是侵犯了某种法定义务，或者是某种合同义务，认为自己对此商标有相应权利的人可以通过法律途径声张其所有权。哪怕申请者是以恶意注册的，申诉的期限都是自注册申请公告发布之日起的三年内。

 

在申请之时起就可以评估其存在侵权。

 

CASTEL公司在1949年成立，在2006年为SVF收购，后者持有相应商标。

 

CASTEL于2006年10月30日在法国注册了中文汉字商标”卡斯特”，分类为33类，指定商品为含酒精饮料（不含啤酒），然后在2008年1月23日又注册了指定商品为无起泡酒的相应商标，两个商标注册号分别为3458398和3551386。

 

然后CASTEL于2008年3月17日注册了33类尤其是指定无起泡酒的中文汉字”卡斯特”欧盟商标。

 

李先生和陈女士提出这些申请是侵权的，因为CASTEL对于”卡斯特”只有表面权利，这些商标是明知李先生和陈女士现有权利的情况下进行注册的。

 

他们明确道，李先生出生于中国，国籍是西班牙，自1998年9月7日起在中国注册商标起就拥有着第1372099号商标的权利。在这个时候，中国还未加入世贸组织，他没有其他选择，只有以持有公司的法人名义申请，而在中国加入世贸，并且中国法律修改后，他于2002年4月23日受让了商标，他才能够让这个情况变得合法化。

 

李先生通过深圳班提贸易有限公司的法定代表人的形式来使用这个商标，这家公司授权得到对这个商标的使用，并且进口贴有这个商标的葡萄酒。他同时表示这个商标曾经得到了大量使用。

 

CASTEL没证实在1998年9月7日之前对这个商标有所使用。当CASTEL在相同商标上提出申请时（第一次是在2006年10月20日），因是知晓了李先生那时在这个中国商标上拥有的权利。

 

他们此后又提到，通过北京中级人民法院2007年10月8日的决议，中国商评委判定李先生使用过这个商标，并且驳回了CASTEL的撤销申请。北京高院在2008年11月30日更维持了这个判决。

 

他们补充，CASTEL以产生混淆为由要求撤销这个商标的申请在2011年12月20日遭到了中国人民最高院的驳回，后者维持了先前做出的判决，甚至在2013年6月28日中国浙江高院的判决中CASTEL还被判处仿冒李先生的这个商标。

 

李先生认为，CASTEL知晓这个商标的在先权利，并且在法国是恶意申请注册这个商标。

 

李先生和陈女士还提到，这个会令人联想起Castel这个词语的由三个汉字组成的商标，参考的是西班牙酒庄。并且，将Castel翻译成中文，也存在很多的音译方式。CASTEL自1999年以来就使用了其中很多种的四字翻译，它的证明文件上使用的也是四个字（卡斯代尔）的翻译。根据他们聘请的司法专家，Castel这个词也应该被翻译成四个而不是三个汉字。

 

他们强调，CASTEL从未先于李先生使用三字翻译的商标来描述其葡萄酒，因为CASTEL可以使用其他音译。

 

而在这种情况下发起的注册申请，在李先生和陈女士看来，是属于侵权。

 

CASTEL则提出李先生自2002年无法人资格的国有企业购买”卡斯特”商标后却又不使用是属于侵权。它更提到外籍自然人申请注册商标，自2001年起就被允许，而且李先生并没有展现，他在购买这个商标前，经营过这家国有企业也是这个商标的所有者。

 

CASTEL还补充了，在这个商标被购买时，CASTEL已经入驻中国四年之久，并且自2001年9月3日起开展了跟中国葡萄酒行业排名第一的集团的合作。

 

CASTEL坚持在5年内这个商标没有得到使用，因为2002年和2005年只有出具了2张95瓶的发票作为使用证据。

 

这里需提到，双方都提出，各自也出具了专家意见，并且也出具了中国法院的判决，并且在各自书面文件中都讨论过，同一个外语单词，在中文中可以有很多种三个字或者四个字的音译方式。也因此不可指责，在中国之后又在法国产生的商标争议中，CASTEL使用了他认为最适合的译名来翻译这个他在法国多年来享有权利的商业名称和相关品牌名CASTEL。

 

另外得到证实的是，CASTEL为开展在中国的葡萄酒销售业务，自2001年9月起跟一家中国企业联姻，自2003年起这个联合企业广为人知，卖往中国的酒以“张裕卡斯特酒庄”来进行命名。

 

在2005年，CASTEL在中国申请注册”卡斯特”，同时发起对李先生注册商标的撤销申请，但是最后遭到了驳回，它又在2008年以知名使用会产生混淆的理由发起了针对李先生商标的无效请求，这次仍遭到了驳回，但是跟这个商标近似的商业名称的共存得到了允许。

 

因李先生及其公司发起的诉讼，CASTEL公司于2013年6月28日被判处仿冒，而这个商标也被中国商标局认定为驰名商标。

 

CASTEL于2006年10月20日在法国申请注册”卡斯特”商标时，已经知道了这个商标存在，但是在那时它通过发起诉讼，以未使用为理由，使得这个商标被撤销，诉讼的初裁在2007年10月8日开始介入。

 

在那时在中国大陆上李先生对商标的使用并不显著，以致于多年驻扎于葡萄酒销售市场的，拥有着出色的销售额，并且跟一家中国上市公司开展合作的CASTEL公司，它能够有正当理由相信，自己做出的撤销申请可以获得批准。

 

此外，CASTEL为加强在中国的葡萄酒经营业务而于2006年在法国申请注册”卡斯特”商标的行为，还有CASTEL在销往中国的产品上和包装商贴上上述商标的行为，符合常见做法，在这种情况下，不具有任何侵权性质，因此，初审法院拒绝转让上述法国商标的请求，应用法律正确。

 

而CASTEL在2008年1月23日对相同商标做出在后申请，指定的 “不起泡酒”跟先前合法商标指定的“酒精饮料（啤酒除外）”近乎相似，同样不可以被认为是侵权，而初审法院拒绝上述法国商标的转让请求，同样应用了正确的法律。

 

（备注：上述两个附件文本是上海卡斯特酒业有限公司提供的）

封面图片来自网络。

[1]On 10 July 2007, the French Supreme Court (“Cour de Cassation”) considered, in light of these articles, that the holding of products bearing an infringing mark in France but for export to third countries where they are lawfully marketed, did not constitute a use in the course of trade, thus creating a “legitimate reason” exception.https://united-kingdom.taylorwessing.com/en/brands-update-february-2018-use-for-export-purposes-a-victory-against-chinese-infringers.

[2]Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks,https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436。

Article 10

Rights conferred by a trade mark

1.   The registration of a trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein.

2.   Without prejudice to the rights of proprietors acquired before the filing date or the priority date of the registered trade mark, the proprietor of that registered trade mark shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade, in relation to goods or services, any sign where:

3.   The following, in particular, may be prohibited under paragraph 2: