宁波中院：受托加工并出口的商品上使用与知名注册商标近似的标识，造成进口国公众混淆，构成侵权

中 华 人 民 共 和 国

当事人信息

审理经过

上诉人浙江凯达进出口贸易有限公司（以下简称凯达公司）因与被上诉人全星有限合伙公司（以下简称全星公司）侵害商标权纠纷一案，不服浙江省宁波市北仑区人民法院（2017）浙0206民初4289号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年3月9日立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。上诉人凯达公司的委托诉讼代理人乔万里、鲍婷婷，被上诉人全星公司的委托诉讼代理人孔勤、孔夏琳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

上诉人诉称

凯达公司上诉请求：1.撤销宁波市北仑区人民法院于2017年12月21日作出的（2017）浙0206民初4289号民事判决书。2.依法发回重审或者判令驳回被上诉人的诉讼请求。3.本案一审、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：一审判决认定事实和适用法律错误。1.一审判决没有论证确认1982年核准注册的converse商标与1989年"去框加星"后的商标标样之间的异同；1982年核准注册的商标与1992年进入中国市场的同名商标、2014年被上诉人受让该商标后的使用商标是否一致；一审判决混同了上诉人主张权利的第154598号商标与被上诉人实际使用的第1939275号、第5616235号及第9740653号等注册商标。2.驰名商标的认定遵循个案认定原则，同时商标驰名是一个动态变化的过程，本案发生时第154598号商标是否驰名无法确认。3.被上诉人主张权利的第154598号商标已连续三年未使用。4.被控侵权商品使用的商标认定错误。5.被控侵权商品使用的商标与被上诉人主张权利的商标构成近似的认定错误。6.被控侵权商品与被上诉人主张权利的商标易导致相关公众混淆误认的认定错误。另外，上诉人销售的涉案商品直接交付给智利国委托方，在中国境内仅属物理贴附行为，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。综上，上诉人认为一审法院认定事实有误，适用法律错误，二审法院应依法驳回被上诉人的全部诉讼请求。

被上诉人辩称

全星公司对凯达公司的上诉答辩称：本案不属于涉外定牌加工，海关查扣涉案商品的时间是2016年11月，而上诉人提供的境外委托方的商标注册时间是2017年2月，且上诉人亦未按许可商标使用。被上诉人主张的第154598号商标，不存在三年未使用的事实，在天猫converse官方旗舰店中有长期商标使用事实。原审判决中被控侵权商品使用的商标与被上诉人主张权利的商标构成近似认定正确。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求法院驳回上诉人的上诉请求。

原审原告诉求

全星公司向一审法院起诉请求：1.判令被告立即停止侵犯原告第154598号"CONVERSE"注册商标专用权的行为，即停止涉案梅关法【2016】0757号案件项下的生产、销售（出口）标有"COVANSE"标识的鞋商品；2.判令被告赔偿原告经济损失人民币50万元（包括原告因调查及追究被告的侵权行为所发生的律师服务费及其他损失）。

一审法院查明

全星公司系第154598号"CONVERSE"商标的注册人，该商标核定使用商品为第53类，即衣服、鞋、袜子。自1982年2月27日核准注册后，几经续展，有效期至2022年2月26日。经过长期使用和广泛宣传，该商标在中国境内具有了较高的知名度。凯达公司成立于2002年3月7日，注册资本人民币2000万元。经营范围为机电产品（不含汽车）、五金、玩具、体育用品批发、零售；鞋制造、销售；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2016年11月10日，凯达公司向海关申报出口一批货物（报关单号：310120160517094634）。经查验，共90箱8640双鞋子上使用了"COVANSE"标识。应全星公司申请，海关将上述货物扣留。2017年3月20日，梅山海关通知全星公司，该关已于当日作出行政处罚决定，没收了使用"COVANSE"标识的鞋90箱8640双，并处人民币10906元的罚款。一审法院从海关调取的被控侵权产品显示，鞋盒盒盖与盒底右下方显著标示了"COVANSE"及空心环状"C"标识，盒盖右上方与纸盒后方标示了以椭圆围绕的"COVANSE"标识。鞋子鞋舌上印制了"COVANSE"及空心环状"C"标识，鞋子内侧印制了"COVANSE"标识。案件审理过程中，天猫网上商城中仍有使用了"CONVERSE"商标的鞋子、帽子、服装、围巾等商品在线销售。

一审法院认为

第一，关于涉外定牌加工，是指在来料加工、来样加工、来件装配业务中，我国加工企业接受境外商标权人或商标使用权人的委托，按照其要求加工产品，贴附其提供的商标，并将加工的产品全部交付给境外委托人，境外委托人根据约定向国内加工企业支付加工费，贴牌加工的产品不在境内销售的一种国际贸易形式。而本案中被告提供的国外商标权人授权的证据，即便真实，商标权的取得及授权期限也晚于涉案被控侵权行为发生的时间，也即涉案被控侵权产品的生产、出口并非源于已经取得商标权的境外商标权人的委托、授权，不能认定构成涉外定牌加工。

第二，全星公司作为第154598号"CONVERSE"商标的权利人，其合法权利受法律保护。根据《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为；销售侵犯注册商标专用权的商品的，亦属于侵犯注册商标专用权的行为。而商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系；认定时应当以相关公众的一般注意力为标准，既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，并考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。本案中全星公司的"CONVERSE"商标经长期使用和广泛宣传，在中国境内享有了较高的知名度。虽然实际使用中时而将其中的"O"以星形代替，但该种细微差别并未改变原商标的显著特征，可以视为注册商标的使用，被告关于原告涉案商标"去框加星"后即表明涉案注册商标不再实际使用的辩言，一审法院不予采信。

涉案被控侵权商品与"CONVERSE"商标核定使用商品中的鞋属于同一种商品，而其上使用的"COVANSE"标识，共七位字母，其中有六位与全星公司的"CONVERSE"商标相同，开头及结尾两位字母更是连排序都相同，且两者读音相近，对于以汉语为母语的中国境内相关公众而言，施以一般注意力时，很容易导致混淆，致使对商品的来源产生误认或者认为其来源与全星公司注册商标的商品有特定的联系。凯达公司生产、出口涉案使用了"COVANSE"标识的鞋子的行为，构成对全星公司注册商标权的侵犯。综上，凯达公司未经许可，在同类商品上使用与全星公司"CONVERSE"商标近似标识的行为，构成对注册商标专用权的侵害，应承担相应的民事责任。全星公司要求被告停止侵权，正当合法，应予支持。

关于全星公司要求凯达公司赔偿损失人民币50万元的诉请，因全星公司未提供其因凯达公司侵权所受到的损失或凯达公司因侵权所获得的利益的确切依据，一审法院综合考虑凯达公司的侵权故意、全星公司注册商标的声誉、凯达公司侵权行为的性质、后果等因素酌定赔偿数额。

据此，依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第（二）、（三）项、第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，一审法院依法判决：一、凯达公司立即停止侵害全星公司第154598号"CONVERSE"注册商标专用权的行为，即停止梅关法【2016】0757号案件项下生产、销售（出口）标有"COVANSE"标识鞋商品90箱8640双的行为；二、凯达公司于判决发生法律效力之日起七日内赔偿全星公司经济损失（含为制止侵权支出的合理费用）人民币20万元；三、驳回全星公司的其他诉讼请求。一审案件受理费人民币8800元，保全费人民币3020元，合计人民币11820元，由全星公司负担人民币3546元，凯达公司负担人民币8274元。

本院查明

二审中，上诉人凯达公司向本院提交证据如下：

证据1-3.英文版法律声明、中文翻译版法律声明、翻译公司营业执照，拟证明唯一税号的智利凯达公司的两种细微差别翻译，指向同一家公司，均为智利凯达公司。

证据4.商标撤销受理通知书，拟证明商标局已经受理上诉人以连续三年不适用为由针对第154598号"CONVERSE"商标的撤销申请。

证据5.商标检索结果，拟证明被上诉人仅25类上的"CONVERSE"商标就多达21件。

证据6-11.NIKE官方旗舰店截图、Adidas官方旗舰店截图、NewBalance官方旗舰店截图、PUMA官方旗舰店截图、Levi's官方旗舰店截图、无印良品MUJI官方旗舰店截图，拟证明天猫旗舰店的商家用户端输入旗舰店的名称，终端显示字体为浏览器的默认字体，商家绝无可能指定字体，绝非自主使用行为。被上诉人主张商标使用的字体，与同品类的NIKE、Adidas、NewBalance、PUMA、Levi's、无印良品MUJI等官方旗舰店字样的英文前缀统一显示的字体相同，绝非商标使用行为，而是不受特定商家控制的默认显示字体。

被上诉人全星公司对上述证据质证认为：对证据1-3的真实性、合法性不予认可。上诉人提供的该证据没有提供公证认证，所以真实性不予认可，关联性也不认可，这个只能证明张永坚签字是本人签的，但是他的内容无法证明属实，从内容看张永坚还是在自己证明自己的身份，并无其他法律证明力；对于证据4，真实性认可，但受理并不等于无效宣告，和本案没有关联性；对于证据5无异议，被上诉人确实在25类上注册了系列商标，只能说明被上诉人商标保护意识非常强；对于证据6-11，因为都是网络截图，真实性有待进一步核实，但是对关联性有异议，显然和本案"CONVERSE"没有任何关联性，也不能证明上诉人的待证事实，对上诉人的观点，被上诉人也不认可，根据相关司法解释的规定，上诉人的行为是属于商标使用行为。

对于上诉人提交的上述证据，本院认定如下：

对于证据1-3拟证明的唯一税号的智利凯达公司的两种细微差别翻译均指向同一家公司即智利凯达公司的事实，从文本翻译角度可以看出，但至于是否与本案相关联，因涉外定牌加工是否成立对本案是否构成侵权具有较大影响，将在后文另行分析认定。对于证据4-5，跟本案无关联性，本院对此不予认定。对于证据6-11，因是官网截图，本院对上述证据的真实性予以认可，能否实现上诉人的证明目的，将在后文具体说明。

二审中，被上诉人全星公司向本院提交证据如下：

证据1-2.司法裁判文书、行政决定书，拟证明北京市中、高院及最高人民法院于2014年至2016年间做出的判决和裁定，多次认定涉案第154598号"CONVERSE"注册商标构成驰名。商标局、商标评审委员会于2017年7月至10月间作出的行政决定，多次认定涉案第154598号"CONVERSE"注册商标"独创性较强"、"经长期使用并广泛宣传，已为相关消费者所熟知"、"具有较高知名度"。

证据3.网络公开资料，拟证明：1."CONVERSE官方旗舰店"于2012年9月21日注册成立，店名即显著适用了引证商标标识；2.官方至今仍有"CONVERSE"商标的鞋类商品公开陈列和销售；3.天猫网其他授权店铺中亦有显著标示引证商标"CONVERSE"的鞋类产品公开陈列和销售。

证据4.全星公司在智利国注册converse商标的注册证明（第18类、第25类）及converse商标在智利国的converse智利官方网站中有实际商标使用。

上诉人凯达公司对上述证据质证认为：对于证据1、2，真实性无异议，关联性有异议，行政决定书引证多个商标，但不足以掩盖第154598号"CONVERSE"全球去框加星的客观事实，同时在第一份决定书也可以看出，驰名商标本身是动态的。对于证据3，"CONVERSE旗舰店"销售的商品上的表示字体并不涉及第154598号"CONVERSE"核定使用的商标字体，同时，该组证据也可以印证上诉人的观点，天猫旗舰店的商家用户端只能输入旗舰店的名称，终端显示字体为浏览器的默认字体，商家绝无可能指定字体，绝非自主使用行为。对于证据4，真实性无异议，关联性有异议，被控侵权商标也同时在智利国注册，可以证明两个商标不近似，不会导致消费者误认，而且在产品醒目部位仍然是按智利国核准的商标在使用，只有在极个别处才出现英文字母。

对于被上诉人提交的上述证据，本院认可其真实性，能否实现被上诉人的证明目的，将在后文另行分析。

一审法院查明的事实，有相关证据予以佐证。凯达公司虽然对一审认定的事实提出异议，但并未提供充分的证据否定一审法院认定的事实。本院经审理对一审法院认定的事实予以确认。另查明，全星公司在智利国已注册converse商标（第18类、第25类）及converse商标在全星公司converse智利官方网站中有商标使用情况。

本院认为

本院认为本案的争议焦点为：一、凯达公司是否构成涉外定牌加工；二、涉案商标侵权是否构成；三、凯达公司主张的三年未使用的免责抗辩能否成立。

一、上诉人凯达公司是否构成定牌加工。

关于涉外定牌加工，是指在来料加工、来样加工、来件装配业务中，我国加工企业接受境外商标权人或商标使用权人的委托，按照其要求加工产品，贴附其提供的商标，并将加工的产品全部交付给境外委托人，境外委托人根据约定向国内加工企业支付加工费，定牌加工的产品不在境内销售的一种国际贸易形式。在定牌加工中，接受境外商标权人或商标使用权人委托的受托企业，应当审查该商标的合法授权情况。当该商标标识涉及知名品牌时，上述审查义务应当更为严格。

在本案中，即使凯达公司接受智利凯达公司委托事实成立，智利凯达公司的"COVANSE及空心C图形"商标在2016年11月海关扣货之前尚未核准注册（2017年2月7日核准注册），涉案被控侵权产品的生产、出口并非源于已经取得商标权的境外商标权人的委托、授权，并不构成合法正当的涉外定牌加工。

另一方面，凯达公司在实际产品的鞋盒盒盖及内侧鞋帮上，分别单独标注有COVANSE，与智利凯达公司此后注册的图形商标亦不同。本案中，全星公司涉案"CONVERSE"商标在多份裁判文书和行政决定书中有记载证明具有较高知名度，为相关消费者所熟知，因标识与知名品牌近似，凯达公司理应尽到对委托商标严格审查的义务，以作合理避让。

再者，本案中全星公司在智利国已注册converse商标（第18类、第25类），全星公司converse智利官方网站中也有涉案商标使用情况。故该涉案商品进口国智利的相关公众因本国已有全星公司对converse的商标注册使用事实，故具有相关的商标识别来源信息的认知，从而使得当标有与全星公司相近似商标的被控涉案进口的商品进入该国市场后，会对该国相关公众产生混淆，此情况下亦对商标权人造成商标法意义上的损害。

二、涉案商标是否构成侵权。

涉案被控侵权商品与"CONVERSE"商标核定使用商品中的鞋属于同一种商品，而其上使用的"COVANSE"标识,共七位字母，其中有六位与全星公司的"CONVERSE"商标相同，开头及结尾两位字母更是连排序都相同，且两者读音相近，对于相关公众而言，施以一般注意力时，很容易导致混淆，致使对商品的来源产生误认或者认为其来源与全星公司注册商标的商品有特定的联系。故一审法院认定在同一种商品上使用与涉案注册商标近似的被控商标构成侵权属正确。

三、凯达公司主张的全星公司三年未使用涉案商标的免责抗辩能否成立。

全星公司提供的天猫"CONVERSE"旗舰店网页截图显示，旗舰店店名、品牌名称、产品宣传图片均有对第154598号"CONVERSE"商标的使用行为，不存在三年未使用的情形。凯达公司称该文字并非商标权人自主意愿使用的理由不予采信，上诉人该理由并不能合理解释产品宣传图片上的使用行为。故凯达公司主张的全星公司三年未使用涉案商标的免责抗辩不能成立。

一审法院依据法定赔偿判定的侵权责任亦属得当。

判决结果

综上，凯达公司的上诉请求均理由不足，本院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费4300元，由上诉人浙江凯达进出口贸易有限公司负担。

本判决为终审判决。

审 判 长    马     洪

审 判 员    祝     芳

审 判 员    马     宁

二○一八年七月二十日

书 记 员    张 伟 斌

排版/张校铨