泰和泰业绩丨 我所助力五十铃汽车成功获驰名商标跨类保护

日本五十铃自动车株式会社（“五十铃汽车”）是全球知名的汽车制造企业，“ISUZU”是五十铃的对应英文。某自然人在与汽车及配件领域密切关联的密封减震制品上申请注册“ISUZU”商标并使用，给五十铃汽车的“ISUZU”品牌造成极大的损害。泰和泰律师事务所肖越心律师团队在针对前述被抢注商标“ISUZU”提起的商标无效宣告行政诉讼二审程序中，成功帮助五十铃汽车主商标“ISUZU”获得在“汽车”相关商品上的驰名认定及跨类保护。这是“ISUZU”品牌首次在中国被认定为驰名商标，对今后“ISUZU”品牌在中国打击恶意抢注及侵权，包括在更广泛的商品和服务类别及行业领域内打击恶意抢注及侵权具有重要意义。

自然人王某光于2013年6月21日在第17类相关商品“橡皮圈；密封环；防水圈；橡皮塞子；管道接头垫圈；垫片（密封垫）；橡胶或硬纤维垫圈；生橡胶或半成品橡胶；硬橡胶；半加工塑料物质”上申请第12788702号“ISUZU”商标（“诉争商标”）并获准注册，并在实际经营“ISUZU”牌密封产品及相关配件产品。

五十铃汽车认为王某光申请注册并使用诉争商标构成对其在“汽车”相关商品上在先注册并具有较高知名度的“ISUZU”商标的复制、摹仿、翻译，并构成对其在先商号权之侵害，同时构成以其他不正当手段取得注册之情形，并据此向国家知识产权局提起针对诉争商标的无效宣告请求。

国家知识产权局认为诉争商标核定使用的“橡皮圈”等商品与引证商标核定使用的“汽车”等商品不构成相同或类似商品从而两商标不构成相同或类似商品上的近似商标，在案证据不足以证明引证商标在诉争商标申请日前已具有较高知名度且双方商品亦不具有关联性从而未给予驰名商标保护，以及在案证据不足以证明“ISUZU”作为商号在“橡皮圈”等领域内已具有一定知名度从而不构成侵害商号权之情形，同时认定本案不构成以其他不正当手段注册之情形，并由此予以维持诉争商标之注册。

五十铃汽车不服国家知识产权局前述裁定，向北京知识产权法院起诉（“一审法院”）。一审法院对被诉裁定予以维持。

五十铃汽车不服一审判决，上诉至北京市高级人民法院（“二审法院”）。二审法院判决支持了五十铃汽车的上诉请求，撤销一审判决及被诉裁定，主要理由如下：

2014年商标法第十三条第三款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。第十四条规定，驰名商标的认定应当考虑以下因素：相关公众对该商标的知晓程度，该商标使用的持续时间，该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围，该商标作为驰名商标受保护的记录以及该商标驰名的其他因素。

综合考虑在案证据，可以证明在汽车商品上使用的引证商标一、二在诉争商标申请日前已达到驰名程度。诉争商标与引证商标一、二均由英文字母“ISUZU”构成，诉争商标构成对引证商标一、二的复制。诉争商标核定使用的商品属于非金属密封减震制品或原材料，引证商标一、二达到驰名程度的汽车商品属于日常交通工具，在生产部门、消费群体等方面具有一定的重合。诉争商标在核定使用商品上的注册使用容易误导公众，贬损或不正当利用引证商标一、二的市场声誉，致使五十铃会社的利益可能受到损害。故诉争商标在核定使用商品上的注册违反了2014年商标法第十三条第三款的规定。原审判决和被诉决定对此认定错误。五十铃会社的该项上诉理由成立，本院予以支持。

本案中，考虑到商品非类似性及当前司法实践对于商品类似判定的一般性标准，相同或类似商品上的近似商标主张获得支持的几率较低。经讨论、分析，本案代理团队选取了驰名商标跨类保护和在先商号权作为主要理由。在先商号权主张由于在诉争商标核定商品上的使用证据有限从而未被法院支持，但如下相关事实、证据及策略对于说服法院支持上诉人驰名商标跨类保护主张具有积极作用：

本案商标无效宣告程序、一审及二审诉讼程序中均提交了大量“ISUZU”商标在“汽车”等相关商品上的实际使用及知名度证据，使用及知名度证据的搜集、整理及提交是决定一个商标能否被认定为驰名商标并获得跨类别保护的基石；

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在本案一审、二审诉讼程序中，本所代理团队在以下几个方面也着重进行了证据搜集工作：

证明非金属密封减震制品在生产部门、功能用途、销售渠道、消费群体方面与汽车及配件存在类似、重合、关联性的证据，并对具体商品的前述要素做了一定程度的了解和挖掘；

证明汽车领域内众多汽车制造商均具有同时提供汽车、配件及密封减震制品惯例的证据，以及知名汽车品牌大量被配件、密封减震制品等相关领域经营者抢注的证据；

证明“ISUZU”品牌及商号实际使用于密封减震制品的证据；

证明王某光熟知“ISUZU”品牌并进行抢注的证据，以及其熟知其他汽车品牌、配件品牌、密封减震制品品牌并进行抢注并恶意使用的证据，等。

驰名商标跨类保护采取必要性原则，非必要不保护，非必要不认定驰名。而必要性实为一个基于裁判者自由心证的主观判断问题。在充分整理、提交相关使用及知名度证据的情况下，综合各方面影响力因素以尽可能更好地阐释案件的保护必要，对申请驰名商标跨类保护的案件而言非常重要。