本文作者

陈长会

2019年12月13日，最高人民法院就上诉人国家知识产权局与被上诉人发明专利申请驳回复审行政纠纷一案[(2019)最高法知行终127号]（下称“127号案”）作出了终身判决。由于最高院分别网络直播了该案审理过程和宣判过程，并在其官微作为“收官之作”进行了点评，加之该案涉及生物医药前沿热点领域，涉及创造性判断标准和专利审查政策等热点话题，引起了知识产权届广泛关注。最高人民法院、中华全国代理师协会、国家知识产权局和学界有关人士均通过各种途径就本案及其后续影响进行了直接或间接的点评，甚至把由来已久的专利行政权和司法权之争推出水面。下面，笔者将就127号案涉及的专利审查政策、三性判断标准、行政权和司法权分配等问题进行粗浅探讨，并就如何构建高效公正的适应创新时代和“一带一路”倡议要求的专利审查和保护制度体系提出粗浅建议。

创造性判断的“问题-解决方案法（三步法）”

判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行（欧洲称为“问题-解决方案法”，中国称为“三步法”）。（１）确定最接近的现有技术。（２）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题。在该步中，在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。在确定发明实际解决的技术问题时，不应仅仅基于区别特征本身固有的功能或作用，而应当根据区别特征在要求保护的整个方案中所能达到的技术效果，同时对于功能上彼此支持、存在相互作用关系的技术特征，在确定发明实际解决的技术问题时应当整体予以考虑。（３）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

如国家知识产权局在2019年《专利审查指南》修改解读中所述，创造性是专利法对于发明创新高度的要求，评判创造性的关键在于尽可能客观衡量发明技术贡献的大小，使得最终授予的专利权能够与发明人对现有技术的真正贡献相匹配。在“三步法”判断方法中，发明实际解决技术问题的确定是其中的难点。但是，如何客观地确定实际解决的技术问题往往被忽视或“逃避”，人们对其或一笔带过或牵强附会，缺乏深入说理。事实上，正如127号案审理过程所展现的那样，准确地确定发明实际解决技术问题并非易事，既存在被说明书记载内容带偏节奏的可能，也存在因评判者主观因素或者利益倾向而偏离客观事实可能，还存在面对非三性问题和三性问题时如何对其统筹考虑和相关的举证责任分配问题。

127号案及围绕该案的各方声音

127号案中，被诉决定认定本申请所解决的技术问题是提供一种产生表达包含天然人V基因片段的仅有VH重链的“水溶性”抗体的方法。国家知识产权局上诉主张，本申请说明书实质上仅是验证了转基因小鼠中表达仅重链基因座所含的V基因是骆驼V基因（VHH）时能够实现产生功能性仅重链抗体的技术效果，对于权利要求1请求保护的所述V基因是源自人的天然存在的V基因片段的技术方案，并未证明其技术效果；源自人的天然存在的V基因片段相对于转基因小鼠而言是一种异源基因片段，故本申请实际解决的技术问题“仅是提供一种表达包含其他异源基因片段的异源重链基因座的仅重链抗体的方法”。对此，最高法院认为，国家知识产权局的上诉主张实质上是质疑本申请说明书是否公开了制备包含天然人V基因片段的仅有VH重链的具有水溶性的抗体这一效果，并认为由于说明书没有公开已经制备上述抗体，缺乏数据支持和验证，因而可以脱离本申请权利要求1相对于对比文件1的区别特征，特别是“所述V基因片段是源自人的天然存在的V基因片段”这一区别特征，对本申请所要解决的技术问题进行了更宽泛的上位概括。

最高法院在指出其违反了正当程序原则的同时，支持了申请人关于应将发明是否实现了说明书所宣称的技术效果（与区别技术特征对应的技术效果）问题纳入说明书是否充分公开、权利要求是否得到说明书支持等非三性问题审查过程，而不应将其纳入创造性审查过程的观点。最高法院认为：“（国家知识产权局）这种做法既否定了区别特征作为发明实际解决的技术问题的基础，与创造性判断的“问题——解决方案”思路不符，又在客观上混淆了创造性判断与说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等不同法律标准。创造性判断与说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等法定要求在专利法上具有不同的功能，遵循不同的逻辑。将本质上属于说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等法律要求所应审查的内容纳入创造性判断中予以考虑，既可能使创造性判断不堪承受重负，不利于创造性判断法律标准的稳定性和一致性，又可能在一定程度上制约了申请人对说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等问题进行实质论辩，还可能致使说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持、修改超范围等法律要求被搁置，原则上应予避免。因此，在专利实质审查程序中，既要重视对新颖性、创造性等实质授权条件的审查，又要重视说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持、修改超范围等授权条件的适用，使各种授权条件各司其职、各得其所，而不宜只关注新颖性、创造性等实质授权条件。根据专利实质审查的一般规律，原则上可以先审查判断专利申请是否符合说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持、修改超范围等授权条件，在此基础上再进行新颖性、创造性的判断，否则可能导致新颖性、创造性审查建立在不稳固的基础上，在程序上是不经济的。本案中，国家知识产权局上诉主张中关于本申请是否公开了制备人源可溶仅有重链的抗体及是否有数据支持和验证等问题，更适合在说明书是否充分公开这一法律问题下予以审查，不宜一概纳入创造性判断中予以考虑。” 可见，最高法院在127号案中，在个案讨论之外还涉及到国家知识产权局专利审查政策问题。最高人民法院官微对此案进行了专题点评和报道。

国家知识产权局专利局审查业务管理部郑慧芬部长通过国家知识产权局官微以《强化政策引导，助力提质增效》一文对127号案作出了间接回应。郑部长指出，国家知识产权局”审查政策目标是通过审查过程和审查结论体现专利法的制度价值。发明专利审查的最终目的是对每件申请做出应否授权和应当授予何种范围的权利给出实质回应。在我们的审查政策中，三性评判为主线的全面审查并未排除某些条款的适用，其要义是要求审查员切实履行实质审查的责任，对上述问题做出判断结论，而不是仅仅针对形式问题或因个人主观理解的问题就轻易地驳回申请。三性评判为主线的全面审查强调的是审查的全面性和客观性，各法条之间形式和实质性的联系，以及法律价值在审查工作中的体现。例如，在“三步法”中，仅根据区别特征来确定发明实际解决的技术问题，而不考虑其对应的技术效果能否实现，则很有可能会出现对在后的验证结果进行审查的问题，进而可能导致违反先申请制这一专利法的基本原则，对整个制度价值和社会公众利益造成严重损害。而此时如果割裂地用说明书或权利要求书撰写要求的条款进行审查，又会造成行政程序的明显延长，专利授权最核心的问题迟迟得不到解决，无法及时有效地保护权利人的利益，更无法完成提质增效的任务。法谚道：‘迟来的正义不是正义’，司法如此，行政更是如此。我们在执行审查政策时，万不可脱离行政工作的特点和世情、国情以及技术领域的特点而空谈理论，否则我们的专利审查工作将成为无源之水，无本之木。”

可见，127号案虽已尘埃落定，该案终审判决所引起的有关专利审查政策的争议仍会持续发酵，甚至已经引起对知识产权领域行政权和司法权划分方面的关注，在司法是否可以在侵权纠纷中直接涉足专利有效性认定之争背景下，风波更显。北京大学国际知识产权研究中心主任、北京大学法学院易继明教授在《“收官”还是“收管”？-从最高人民法院知识产权法庭集中宣判周最后一案谈司法权与行政权的博弈》（发表于中国知识产权报官微）一文中对国内外专利实质审查的一般循序进行了如下概况：“专利实质审查的一般循序，首先鼓励的是对发明创造的技术贡献进行评价，以便解决争议实质。即便权利要求中存在其他问题，只要不影响对新颖性和创造性进行评价，一般也会先评价其新颖性和创造性。例如，当权利要求存在没有以说明书为依据的情形时，并不是先以专利法第二十六条第四款作出审查意见，而是首先对其新颖性和创造性进行评价，以便尽快解决实质争议，提高审查效率。不仅我们国家如此，其他国家和地区也是如此”。易教授继而质疑了最高法院在127号案中涉入专利审查政策的做法：“本案判决中对专利审查的一般规律进行的描述，似有对《专利审查指南》这一部门规章的内容进行质疑之意。部门规章的制定过程属于‘授权立法’的性质，法官在判决中虽然可以对包括授权性立法的法规及部门规章进行合法性，乃至合宪性审查，但本案判决显然超出了合法性审查的范畴，也不属于法官应当裁判的内容，更何况这种所谓的‘专利实质审查的一般规律’，可能恰恰违背了专利实质审查的基本常识。”

孰是孰非？笔者在此不便多作评论。事必有因，127号案恰似在复杂环境中发酵多年的新坛老酒而已。

专利审查政策既需要坚持，也需要完善

笔者曾分别代理过中国、欧洲、美国、日本和韩国等国专利申请，总结各国的专利审查习惯，可以发现，越是发达地区越重视三性审查（比如欧洲和美国专利局，类似于中国专利局现行“以三性审查为主线的全面审查”），反之则越重视保护范围是否适当等形式审查（比如韩国专利局，类似于中国专利局曾经实行的“重视非三性审查的全面审查”）。专利审查政策并无优劣之分，更不能单纯以平均审结时间、授权率或无效率来衡量专利审查质量。例如，中欧美日等大局的专利审查质量均普遍得到社会认可，但是四局发明专利审查各项指标仍有较大差异。相当长时间内，日本专利局发明专利授权率相对较低，欧洲专利局审查进度相对较慢，但是并未引起过多质疑和抱怨。应当看到，无论是发达国家还是发展中国家，其专利审查政策都不可能也不应当脱离其所在国家或地区的具体国情和经济发展需要。目前之所以还未出现全球统一的专利法和统一专利审查机构，就是因为专利法是涉及一个国家或地区经济社会发展的重要主权，必须因地制宜。在为管辖范围内市场主体提供均等化法律保障基础上，平衡技术信息公开与专利授权范围关系，平衡专利垄断与市场竞争关系，平衡专利垄断与民生需求关系，本就是各国家或超国家知识产权审查和保护机构职责范围。

近年来，随着我国自主创新能力显著提高，国家知识产权局顺应国内外加快审查进度、提高审查质量、加强知识产权保护的需要和呼声，已从“重视非三性问题的全面审查”的专利审查政策转向了“以三性为主线的全面审查专利审查政策”。客观而言，无论是之前“重视非三性问题的全面审查”还是现在“以三性为主线的全面审查”专利审查政策，都很好地促进了专利法的贯彻实施，顺应了社会发展和科技创新需要。但是，任何行政政策在执行过程中都难以完全杜绝具体行政行为异化现象。即便在美国等发达国家，行政行为甚至司法行为异化现象也屡见不鲜，从美国政府部门、立法部门和司法部门在当年日美贸易战和如今中美贸易战中所作所为可见一斑。中国的社情、国情和文化都决定了，在实施行政政策过程中，出现少数具体行政行为僵化硬化异化现象是难以避免的客观现象，但是绝不能因噎废食，盲目否定现行专利审查政策。正如国家知识产权局专利局审查业务管理部郑慧芬部长所言，国家知识产权局当前实行的“三性评判为主线的全面审查”这一审查政策是基于近四十年积累的深厚审查文化和丰富经验，更是基于历史上对自身工作的不断反思和面对新问题新情况不断调整、摸索得到的。对于原审查政策和现行审查政策，笔者均有深刻体会。例如，在原审查政策执行过程中，相当多申请人对于部分审查员在审查非三性问题时过分严格和实质审查久拖不决的做法颇有微词，在现行审查政策执行过程中，也有相当多申请人认为部分审查员在三性审查中有低估发明难度和贡献的倾向。总体来说，实践证明，“三性评判为主线的全面审查”这一审查政策更好适应了当前我国建设创新型社会的发展需要，与发达经济体主流做法基本一致，应当长期坚持。考虑到行政执行力和执行异化的内在联系和我国国情，如果国家知识产权局放弃现行专利审查政策，重新回到重视非三性问题审查的时代，很可能会出现实质审查重形式轻实质、久拖不决问题，不仅偏离了国际主流做法，而且不能适应我国建设创新型社会的需要，这绝不是大多数申请人和社会公众所喜闻乐见的。

另一方面，坚持现有专利审查政策，并不代表该政策没有完善的必要。相反，该政策急需进一步完善。127号案之所以广受关注，就是因为该政策在执行过程中出现了不少异化现象。例如，部分审查员在三性判断标准掌握方面出现了严重偏差，确定要解决的技术问题时不够严谨客观，对技术效果公开程度要求过高，事后诸葛亮现象比较突出等，甚至出现把本应当分别审查的说明书是否充分公开、说明书是否支持权利要求保护范围和创造性问题集中在创造性问题中处理的情况。最高法院的该案判决在纠正政策执行偏差方面有积极作用。审查员通过该案可以更好地理解国家知识产权局“以三性审查为主线的全面审查”的如下固有要求：首先，在坚持三性审查为主线的同时要重视非三性问题的审查，不能为了突出主线而忽视应当予以审查的非三性问题；其次，在三性审查时要准确适用相关审查标准，尽可能避免因事后诸葛亮等主观因素导致的尺度过严倾向。

笔者认为，审查员在评判创造性时对于说明书关于技术效果的公开程度进行探讨并无不妥。该案所涉权利要求属于生物化学领域方法权利要求，根据审查指南现行规定，在评判创造性时对发明实际解决技术问题可以进行准确总结，可以得出127号案涉方法权利要求具备创造性的结论，更不难得出案涉专利申请说明书已公开充分的结论。127号案涉发明创造同族专利申请在欧洲专利局审查程序、异议程序和尚未审结的复审程序中，各方围绕着发明实际解决的技术问题也是争论不休，其中一位异议申请人甚至同时列出了多达四种可能的“发明实际解决的技术问题”，复审请求人则在其复审请求书中声称欧洲专利局在评判说明书是否充分公开以及权利要求是否具备创造性问题时所确定的技术问题存在不一致情况。包括欧洲专利局在内的各方在评判创造性时均涉及了说明书关于技术效果的公开内容与所确定的实际解决的技术问题的关系问题。因此，深入探讨技术效果的公开程度，执行现行专利审查政策并不会必然导致127号案涉驳回决定，把个案问题上升到政策层面缺乏依据。

综上，笔者认为，最高法院可以成为完善现行专利审查政策的“外部助力”，而不应视为否定现行专利审查政策的“盖棺定论”。

共同构建适应新时代和“一带一路”倡议要求专利审查和保护制度体系

笔者认为，各方与其陷入行政权和司法权争夺语境，不如共同努力从立法、行政和司法各层面搭建行之有效的中国专利审查和保护制度体系。

就立法层面而言，需要在全面研究各国尤其是大陆法系国家制订或不制订惩罚性赔偿条款及其惩罚力度、行政专利执法制度的法理和社会背景、证据规则等基础上，审慎考量和适度推行惩罚性赔偿制度和行政专利执法制度，借鉴欧洲日本等大陆法系成熟经验，科学分配刑事、行政和民事在专利保护中的权重和作用，完善诉讼证据规则、证据披露以及证据妨碍排除规则，统筹规划惩罚性赔偿、特定领域专利权延期和保障市场竞争的制度配套（比如是否考虑在设定全球最高惩罚性赔偿力度、给予特定领域专利权延期、延期审查等特殊保障的同时配套出台针对特定领域的异议制度、针对延期审查的他人有权请求启动审查制度），将专利无效纠纷尽早破例定性为民事纠纷（或者赋权各知识产权法院/法庭在专利侵权诉讼中径行作出仅适用于个案的专利有效性判定，但是未经专利无效程序或其他侵权诉讼程序作出专利无效认定，专利权人的专利权针对于其他人依然有效）以将知识产权局从繁重的专利无效行政诉讼中解放出来并且更好地平衡各方当事人诉讼地位。

就行政层面而言，国家知识产权局可以借鉴国际先进经验，采取如下措施提高行政审批能力和服务能力：（1）培育审查员法律法规至上的“依法行政”观念，促使其在理解和执行专利审查政策时不偏离法制轨道，尽可能避免在贯彻执行行政政策时出现僵化硬化异化现象；（2）借鉴他局经验，在审查指南相关章节提供更多详实参考案例；（3）加强审查过程透明度和公众参与度，把所有审查历史文件上网公布，保障申请人和第三方相互知情权和辩论权；（4）加强全面审查意识和行政文书分析说理；（5）加强服务意识，给予当事人充分的修改申请文件和答辩机会，比如像欧洲专利局那样允许专利申请人/专利权人给出不同的权利要求修改方案；（6）加强专利法研究，从经济和社会发展角度为立法部门提供更高质量的立法建议；（7）加大对申请人失信行为惩罚力度，参照欧美做法，对于编造数据和提供虚假证据行为给予严厉惩罚。

就司法层面来说，建议改革专利无效案件管辖制度，赋予各一审知识产权法院/知识产权法庭对于侵权诉讼所涉专利无效诉讼一审管辖权，或者在侵权诉讼中直接作出仅适用个案的专利有效性评判，以将行政部门从专利无效诉讼中解放出来；建议通过司法解释和指导性案例完善专利诉讼的诉讼证据规则、证据披露以及证据妨碍排除规则；建议完善确认不侵权之诉的诉讼规则，鼓励市场竞争主体就其准备推向市场的一个或多个技术方案通过确认不侵权之诉进行司法测试以避免因高悬的五倍惩罚性赔偿力度而抑制市场主体的改良型创新活动和竞争活力。

后记

127号庭审过程中，最高法院曾询问上诉人案涉发明创造在欧洲专利局等他局审查情况。经笔者查询，该案同族专利申请在欧洲专利局仍在异议决定的复审程序中，欧洲专利局给予了各方当事人充分表达机会，各阶段审查过程和所有文件全程公开，在全面审查的基础上侧重三性审查，就该案中确定实际解决的技术问题所依据的事实和理由以及举证责任进行了详尽说理。此外，关注欧洲专利局及各国家局的动态，不难发现，它们在鼓励和保护发明创造方面，很少动用行政补贴/减免税/退税等经济手段，很少追求短期效应和宏观数据指标，而是侧重于为专利申请人、竞争主体和社会公众提供透明优质服务，通过营造稳定可靠专利法制环境和个案透明公正来保障发明创造主体和其他市场主体的程序权利和合法权益。正是得益于欧洲稳定可靠专利法制环境，欧洲各国专利申请数量和质量发展更为稳健，专利审查工作量和队伍建设可预期性更强，赢得了包括美国申请人在内的全球申请人普遍赞誉和信任。需要特别指出，正是由于欧洲专利审查过程高度透明以及长期坚持的异议制度，各方参与充分，申请人和竞争者能够更充分更完整更及时地厘清各自权利边界，从而在保障发明创造主体的专利垄断权的同时兼顾了市场竞争需要。

改革开放以来，根植于大陆法系的中国专利法受英美法系国家影响甚巨，学界和实务界颇有言必称美之风。在美国如日中天时期，华为创始人任正非就曾建议国家在行业标准方面主动与欧洲对接，为中欧企业和市场互动打下标准基础。任正非的建议体现了他对世界发展格局和发展趋势的深刻洞见。笔者认为，在专利审查和司法保护实践方面，同样应当更多借鉴大陆法系发达国家和地区成熟经验，共同构建适应创新时代和“一带一路”倡议要求的专利审查和保护制度体系，让我国企业更早更好地适应国际通行规则，为境外申请人在华营商提供更好的知识产权法制环境，以更好地服务于“一带一路”倡议在知识产权领域的贯彻实施。

陈长会，京都律师事务所合伙人，具有近20年的知识产权从业经验和多年的刑事、行政及民商事案件处理经验，善于从客户需求和实际出发，从纷杂的案情中迅速切中要害并提出创造性的应对方案。

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