日盈观点|专利耗尽原则的例外——美国联邦最高法院鲍曼诉孟山都公司案分析

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导读

★　所谓的专利耗尽原则，就是指，一般专利产品被他人合法获得后，那么专利权持有人就丧失了对这个专利产品进行再次生产、使用以及销售的权利，这本身也是很好理解的，因为将专利权的不断延申，势必会影响到他人合法取得的物权。以卖二手车为例，没有任何一个车主愿意将自己的车价经受住专利费用的二次盘剥，这是符合普通的立法本意和道德伦理观的。

★　但是，这事其实也存在某些特定的情况例外。例如农民从某个种子公司买来的转基因种子（并签署许可协议只能种植一次），那么种下去后，出来的新种子拿来进行种植，会不会涉嫌专利侵权？如果这个农民将这些种子先卖到供销社（供销社签的合同是这些种子只能用于牲口和人食用），再转手买回来进行种植，会不会造成侵权？那么更进一步，农民不知道供销社的种子有多少是他需要的，他买来自己种，然后进行筛选，活下来的种子是不是构成对别人的专利侵权？

　　2013年美国联邦法院的鲍曼诉孟山都公司对此情况有着一个很有意思的分析。（Bowman v. Monsanto Co.569 U.S. 278）

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●　先介绍下孟山都这个公司，虽然已经不存在了（被拜耳用630亿美元给并购了），但是其知名度可谓举世闻名，从种植业到军队，处处都有其的斑斑劣迹，可谓是一个现实版的生化危机中的雨伞公司。PCB，橙剂，乃至最近的转基因帝王蝶事件，都让这个公司遭受着世俗的批评和指责，其发明的产品经常陷入致癌或者让人畸形的诉讼之中，有个笑话是，孟山都公司一年三百六十五天，天天都在忙着打官司，这是一个披着科技公司外衣的律所。

　　但是这个诉讼，却是孟山都少有的胜诉案件之一，从这个诉讼而言，其实孟山都公司并没有错，错的的确是那个农民鲍曼。

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　　事情起因很简单，孟山都公司发明了一个转基因大豆，能够对抗除草剂草甘膦（这个除草剂也是孟山都的专利，不过2000年到期了）。也就意味着，这东西种下去，只要正常施肥，放点草甘膦，那么收成完全没问题。但是孟山都公司在销售给农民时，明确规定这些种子只能种植一次一季度，且不能用产出的种子进行再次种植。

　　其实这个也是挺好理解的，发明一个新型的种子所投入的成本非常之高，如果不能有效禁止这些农民再次种植，那么势必让20年专利期限成为一纸空文，孟山都公司的利益也就仅仅限于一次两次种子合同，余下的都可以农民自由发挥了。

　　鲍曼，仔细研究了下合同，觉得自己不能违反，但是觉得收成这事万一不好的话自己也会损失，一年种植两次大豆，两次都要付高额的种子费给孟山都，也不是很划算的一件事。然后，鲍曼发现了盲点，我可以从谷仓那边购买消费用大豆啊，虽然不知道里面有多少是我想要的孟山都的种子，但是我再种植一遍撒草甘膦进行筛选不就可以了？然后出来的种子肯定有对抗草甘膦的特性？鲍曼不可谓不是一个民间杂交先驱。

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　　结果么，鲍先生被告了。他在联邦地区法院和上诉法院均败诉，因为联邦地区法院认定这是一种有意识的侵权制造行为，而鲍先生则坚持专利权耗尽原则，认为自己的种子已经在销售过程中专利权人完成了专利权的获利，孟山都公司无权从中谋取专利费用等经济利益，新诞生的种子已经超出了原有种子的专利保护范围。

　　在这里，其实最关键的就是种子种出的新种子是否属于一种复制行为，如果一种复制行为，那么自然这种未经允许的复制行为就是一种侵权行为。因为严格意义上，从科学上，种植产生的新种子，并不属于完全的复制，而是一种诞生与进化。但是从经济角度考虑加之立法的目的性，联邦最高法院将其认定为一种复制行为。

　　美国联邦最高法院并没有从法理上去推定这个种子种植是否属于复制行为，而是从经济利益角度去衡量这个行为属于复制行为。“The undiluted patent monopoly, it might be said, would extend not for 20 years (as the Patent Act promises), but for only one transaction. And that would result in less incentive for innovation than Congress wanted.”

　　译文：（如果允许这种复制）纯正的专利权，将会无法持续20年，如同专利法所许诺的，而只能存在一次合约中。这个将会大大降低技术个性的动力，这绝非国会所期望的。

　　这里牵扯到的另一个问题就是，鲍先生所种植的种子并非他之前的种子，是否还构成侵权，因为这些种子是不确定的。但是联邦最高法院用了license（许可）这个理由进行分析，在美国种植农业中，许可制度是非常严格的，如果鲍先生购买的种子仅仅用于食用消耗，那么并没有权利进行再次种植，并没有法定授权的种植行为本身依旧是侵权的。而谷仓的大豆都是用来消耗食用的，不允许进行再种植，自然没有合法的权利来源，那么自然这些种子再次种植也是侵权的，换言之，哪怕不是孟山都的种子，鲍先生也不能拿来种植。

　　“Bowman could resell the patented soybeans he purchased from the grain elevator; so too he could consume the beans himself or feed them to his animals. Monsanto, although the patent holder, would have no business interfering in those uses of Roundup Ready beans. But the exhaustion doctrine does not enable Bowman to make additional patented soybeans without Monsanto’s permission (either express or implied). And that is precisely what Bowman did.”

　　译文：从谷仓买来的专利大豆可以吃，可以喂动物。但是不允许进行种植，而鲍曼拿来种植了，专利耗尽原则对鲍曼不适用。

　　在美国的种子销售，专利权是可以有所保留的，也就是特定用途可以，某些用途是不可以的。这个理念能够最大激发科技公司进行创造的活力，但是用的不慎将会让科技公司造成不应有的垄断。而每一次衡量得失不仅仅是美国联邦最高法院的问题，也是始终困扰着美国国会的一个重要问题。

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　　孟山都公司拥有着许多的专利，他们甚至靠着一种专利衔接手段（这是一个很复杂的问题，就是类似于一个捆绑销售，就是每到20年某个产品专利到期，孟山都都会提供一个新的改良产品，附着于这个上面到期产品或者与其相关，孟会要求原先到期的产品必须依旧原价支付服务费，否则不提供新的产品服务。）垄断，所以这个公司在美国老百姓心目中是极端差的。但是他们又离不开这个公司，因为孟山都公司所有的各行各业专利技术，都是这个世界上可以傲视群雄的。在孟山都公司的转基因产品未被大规模抵制前，他的产品能力甚至一度超过了收购其的拜耳公司。即使在这次的确是鲍曼错的情况下，一个农民能够一审二审败诉并且上诉到最高院，这个资金量也可以体现出反抗孟山都公司的组织有多么敌视该公司。最终孟山都也在2018年收购后在纽交所退市，消失在了历史长河里。

结语

　　这种特殊的许可分类制度，却是在农业科技领域中可以值得借鉴的，需要国家进行相应的立法，既能最大程度保证科技创业者的积极性，又能维护普通使用者合理合法的需求。

THE    END

本

文

作

者

邵 逸 俊

专职律师

明尼苏达大学双城分校法律博士（J.D）在读，明尼苏达大学双城分校法学硕士，上海社会科学院法学研究所民商法学硕士，华东政法大学法学本科。于2009年至2010年期间，担任上海市白茅岭监狱教导大队管教干警。于2010年至2019年期间担任上海市杨浦区人民检察院公诉科、侦监科书记员、助理检察员，处理1000余件各类刑事案件，涵盖毒品、金融类及伤害、欺诈类、偷盗类、谋杀类所有刑事案件，荣获单位优秀共产党员、先进个人等荣誉，荣获明尼苏达大学法学院公司法方面法学院院长课程奖励，及美国刑事诉讼法方面评定特等（A+），现为日盈律师事务所律师。

本文撰稿人：邵逸俊

本文系作者个人观点,用于学术交流和探讨，不代表上海日盈律师事务所的观点和立场。非经本所或作者本人书面授权，任何人或单位不得以其他形式擅自转载、摘录或引用本文内容。

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