中国专利申请的难点和应对
专家策略
吴立
立方律师事务所
高级合伙人
张筱宁
立方律师事务所
合伙人
随
着中国知识产权制度的不断完善，中国在知识产权保护方面取得了长足的进步。但同时，考虑到中国的维权实践，权利人在如何获得理想的专利授权方面，仍面临着一些难题和困境。下文结合我们在专利维权和专利申请中的相关实践经验，简单介绍在生物医药、通信标准和人工智能领域，中国专利申请的难点和可能的应对策略。
生物医药领域
生物医药属于实验性学科，在专利申请说明书中充分记载实验数据对于获得授权和专利权稳定性至关重要。目前中国专利审查实践中，对于此类申请的数据要求非常严格，有的时候甚至到了严苛的程度。
基于这样的数据标准，生物医药领域的专利申请能够获得授权的范围也相应地非常狭窄。通常审查员认定权利要求获得支持的范围大多局限在实施例所直接公开的范围，尤其在生物序列、组合物、工艺方法等领域。因此，递交专利申请时，还应尽量在实施例中充分公开相关的数据或实验方法，避免因支持问题难以弥补而导致专利授权范围过分狭窄。
有鉴于此，近年来，中国法院一直在积极探索对于生物医药领域专利的等同侵权判定。如前所述，由于权利人在中国专利局获得的生物医药领域专利的保护范围通常比较狭窄，我们建议权利人在申请过程中应该尽量考虑后期如何争辩等同侵权这一因素，以期在后期维权过程中获得更大的优势与便利。
例如，在组合物专利申请撰写中，我们建议增加可能存在的各种组分组合的实施例及其效果，并将权利要求以层层递进的形式，分别将可预见的活性成分和辅料列入不同的权利要求中，尽可能扩大保护范围。
又例如，在司法实践中，基于对技术方案的不同理解，即使权利要求为封闭式，超出权利要求范围的生物序列技术方案仍可能被认定为构成等同侵权。有鉴于此，我们建议在撰写时应尽可能多从原理上进行描述，例如在涉及特定序列的保守功能区域时，提供更多实施例或实验数据证明该序列的一端或两端还存在其它序列时仍保留类似的功能活性等，为后续争辩等同侵权创造机会。
通信标准领域
技术标准是推动技术进步和产业化的重要手段。近年来，随着涉及标准必要专利(standard essential patent, SEP)的侵权诉讼越来越多，SEP也成为中国专利申请实务中重点关注的部分。
为了在将来维权过程中获得有效的SEP，我们建议在专利布局和申请过程中至少遵从以下两个原则：
首先是保护范围覆盖原则。SEP需要与标准协议对应。撰写阶段因此应考虑还未形成标准协议的提案技术在推标过程中因融合、妥协而产生的局部修改、延展和替代技术方案。独立权利要求的撰写应在纳入发明点及保证技术方案完整性的基础上，要求较大的保护范围，从而可以覆盖最终实际被标准采纳的技术方案；其从属权利要求的布局则应对该技术方案进行横向及纵向的有效拓展。
其次是灵活运用审查制度原则。提案技术在推标过程中通常会发生一定程度的变化。因此，申请人需充分利用审查阶段的修改机会，在不超范围的基础上，合理修改权利要求，满足最终授权专利与标准协议的对应性。若最终授权的权利要求与标准对应性较低，要重视通过分案申请进一步获取对应性较高的分案专利的可能性。
人工智能领域
随着人工智能发展到新的高度，人工智能相关专利申请数量迅速攀升。现阶段这些人工智能专利可能暂时还没有涉及太多的维权问题，但其布局和申请策略如何才能最大程度地吻合中国专利局的审查理念和实践，已经得到各方关注。
人工智能技术与算法模型以及算力芯片密接相关，通过计算机程序来进行技术实现的算法模型是人工智能主要创新点的来源。但是，若技术创新点是人工智能通用算法模型的改进，则面临通用算法模型不符合专利保护客体的要求的问题。为了满足专利保护客体的要求，需将算法模型与技术领域、技术场景紧密结合，但这可能带来缩限权利要求保护范围的问题，又需要仔细衡量。
此外，如果技术创新点在于将人工智能算法模型进行微调后应用于不同技术领域或不同应用场景，则还将面临是否具备创造性的问题。为了体现此类技术方案的创造性高度，有效应对策略是在撰写阶段深入挖掘和强调算法模型在数据处理过程中在所属技术领域所能体现出的物理层面的进步和意义，而非仅考虑数学层面的处理过程，或简单以黑盒子形式描述。
作者 | 立方律师事务所高级合伙人吴立、合伙人张筱宁
本文刊载于《商法》2023年4月刊。如欲阅读电子版，欢迎浏览《商法》官网。
往期专栏精选
长按扫码关注我们
为了让您第一时间获取专业法律资源
请常点“在看”
并将“CBLJ 商法”设为星标
阅读原文查看更多专家策略的相关内容