最高法知产庭2019裁判规则38：包含专利权转让条款的股权转让协议纠纷的管辖

【最高法知产庭裁判规则37：关联专利侵权之诉与确认不侵权之诉分散审理的审判协调】案号：（2019）最高法知民辖终1号、2号。涉及相同专利或者关联专利的侵权之诉与确认不侵权之诉，原则上应当合并审理；确有特殊情况，基于方便当事人诉讼、方便人民法院审理的考虑，宜分散审理的，最高人民法院知识产权法庭应当在二审程序中加强统筹协调，确保裁判标准一致。【裁定书未公布】

【最高法知产庭裁判规则38：包含专利权转让条款的股权转让协议纠纷的管辖】案号：（2019）最高法知民辖终158号。基于包含专利权转让条款的股权转让合同产生的纠纷，原则上属于股权转让合同纠纷，而非专利权转让合同纠纷，不宜作为专利案件确定管辖。

一、最高法知产庭裁定

  1.撤销广州知识产权法院（2019）粤73知民初138号民事裁定；

  2.本案由广东省广州市增城区人民法院管辖。

二、裁定理由

  《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条规定，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。本案中，荣阳铝业公司与宝纳丽金公司于2015年6月17日签订《收购协议》，双方约定荣阳铝业公司以1580万元收购宝纳丽金公司的100%股权，该协议第二条约定“自甲乙双方签约后，乙方所有的包括但不限于注册商标、产品专利等等所有的知识产权属于甲方，乙方应协助甲方尽快完成相关转让手续。”该协议第六条约定“对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决，如果双方通过协商不能达成一致，任何一方可依法向甲方所在地人民法院起诉。”从本案当事人双方签订的《收购协议》内容来看，双方当事人的约定不仅包含知识产权的转让，还包括股权转让、财务结算、人员安排等内容。因此，本案涉案合同为包含知识产权转让的股权转让合同。本案当事人双方所签署股权转让合同中已明确约定向“甲方所在地人民法院起诉”，而作为“甲方”的荣阳铝业公司所在地，也是被告所在地，可见，该约定并不违反对级别管辖和专属管辖的规定。即，本案应当由作为“甲方”的荣阳铝业公司所在地的广州市增城区人民法院行使管辖权，而不是广州知识产权法院行使管辖权。

合议庭：徐卓斌、邓卓、高雪

中华人民共和国最高人民法院

民 事 裁 定 书

（2019）最高法知民辖终158号

上诉人（原审被告）：荣阳铝业（中国）有限公司。

住所地：广东省广州市增城荔城镇西郊（市柑桔场内）。

法定代表人：徐迎娣，该公司董事长兼总经理。

委托诉讼代理人：陈琛，北京大成（广州）律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：宝纳丽金门窗系统（苏州工业园区）有限公司。

住所地：江苏省苏州工业园区新平街**腾飞科技园******。

法定代表人：王振茂，该公司总经理。

委托诉讼代理人：潘游，浙江合创律师事务所律师。

委托诉讼代理人：周婕，浙江合创律师事务所律师。

上诉人荣阳铝业（中国）有限公司（简称荣阳铝业公司）因与宝纳丽金门窗系统（苏州工业园区）有限公司（简称宝纳丽金公司）股权转让合同纠纷一案，不服广州知识产权法院于2019年4月24日作出的（2019）粤73知民初138号民事裁定，向本院提起上诉。

荣阳铝业公司上诉称：请求撤销原审裁定，将本案移送至广东省广州市增城区人民法院审理。事实与理由为：本案中双方当事人签订的《收购协议》中并非仅就知识产权的转让进行约定，该协议系基于双方对宝纳丽金公司股权转让的约定，而股权转让自然包括与之相关的全部资产的转让以及相关转让事项的安排，在《收购协议》中具体包括股权转让、财务结算、专利交接、人员安排等约定。因此本案的案由并非专利权转让合同纠纷，而是股权转让合同纠纷。《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条规定，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。本案中，双方所签署的合同为一般的股权转让协议，且双方已经在合同中明确约定了向“甲方所在地人民法院起诉”，即向广州市增城区人民法院起诉，而该约定并未违反专属管辖的规定，该条款系双方真实意思表示，应为有效。

宝纳丽金公司未作答辩。

原审法院经审查查明，2015年6月17日，宝纳丽金公司与荣阳铝业公司签订一份《收购协议》，甲方为荣阳铝业公司，乙方为宝纳丽金公司。双方约定荣阳铝业公司以1580万元收购宝纳丽金公司的100%股权，该协议第二条约定“自甲乙双方签约后，乙方所有的包括但不限于注册商标、产品专利等等所有的知识产权属于甲方，乙方应协助甲方尽快完成相关转让手续。”第六条约定“对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决，如果双方通过协商不能达成一致，任何一方可依法向甲方所在地人民法院起诉。”原审法院认为，宝纳丽金公司与荣阳铝业公司签订的《收购协议》虽约定荣阳铝业公司以1580万元收购宝纳丽金公司的100%的股权，但该协议第二条以单独条款的形式明确约定了宝纳丽金公司将其名下知识产权转让荣阳铝业公司的义务，即知识产权转让应为本协议的主要内容，且从宝纳丽金公司的举证来看，荣阳铝业公司未支付余款的原因亦是因为宝纳丽金公司未向其转让相关的专利，故本案为专利权转让合同纠纷。荣阳铝业公司的住所地为广东省广州市，属于原审法院的管辖范围。据此，原审法院裁定驳回荣阳铝业公司对本案管辖权提出的异议。

本院经审查认为：

《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条规定，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。本案中，荣阳铝业公司与宝纳丽金公司于2015年6月17日签订《收购协议》，双方约定荣阳铝业公司以1580万元收购宝纳丽金公司的100%股权，该协议第二条约定“自甲乙双方签约后，乙方所有的包括但不限于注册商标、产品专利等等所有的知识产权属于甲方，乙方应协助甲方尽快完成相关转让手续。”该协议第六条约定“对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决，如果双方通过协商不能达成一致，任何一方可依法向甲方所在地人民法院起诉。”从本案当事人双方签订的《收购协议》内容来看，双方当事人的约定不仅包含知识产权的转让，还包括股权转让、财务结算、人员安排等内容。因此，本案涉案合同为包含知识产权转让的股权转让合同。本案当事人双方所签署股权转让合同中已明确约定向“甲方所在地人民法院起诉”，而作为“甲方”的荣阳铝业公司所在地，也是被告所在地，可见，该约定并不违反对级别管辖和专属管辖的规定。即，本案应当由作为“甲方”的荣阳铝业公司所在地的广州市增城区人民法院行使管辖权，而不是广州知识产权法院行使管辖权。

综上，上诉人荣阳铝业公司提出的管辖权异议上诉理由成立，本院予以支持。原审裁定结论错误，本院予以纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项、第一百七十一条规定，裁定如下：

一、撤销广州知识产权法院（2019）粤73知民初138号民事裁定；

二、本案由广东省广州市增城区人民法院管辖。

本裁定为终审裁定。

审判长    徐卓斌

审判员    邓  卓

审判员    高  雪

二〇一九年九月二十四日

法官助理    李伟伟

书记员    王倩倩

（一）民事案件

【最高法知产庭裁判规则1：功能性特征的认定】案号：(2019)最高法知民终2号。最高人民法院指出，如果专利权利要求的某个技术特征已经限定或者隐含了特定结构、组分、步骤、条件或其相互之间的关系等，即使该技术特征同时还限定了其所实现的功能或者效果，亦不属于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条所称的功能性特征。链接：最高法院｜【最高法院知识产权法庭第一案】厦门卢卡斯等v瓦莱奥侵害发明专利权纠纷二审判决书

【最高法知产庭裁判规则2：主题名称所记载效果、功能对权利要求的实质限定作用】案号：（2019）最高法知民终657号。最高人民法院指出，如果权利要求主题名称记载的效果、功能，不是该权利要求特征部分记载的结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等能够实现的效果、功能，却是专利技术方案与现有技术方案的区别之所在，那么权利要求主题名称所记载的效果、功能对该权利要求的保护范围具有实质限定作用。链接：最高法知产庭：专利主题名称记载的效、功能不是权要特征部分，但能够实现的效果、功能，对权利要求的实质限定作用

【最高法知产庭裁判规则3：多主体实施方法专利的侵权判定】案号：（2019）最高法知民终147号。最高人民法院指出，如果被诉侵权行为人以生产经营为目的，将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用，终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程，则应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法，侵害了专利权人的权利。链接：授权侵权！最高法知识产权法庭：网络通信领域方法专利可以将终端用户的正常使用认定为被诉侵权行为人实施了该专利方法【深圳敦骏V吉祥】

【最高法知产庭裁判规则4：现有技术抗辩认定中的发明点考量】案号：（2019）最高法知民终89号。最高人民法院指出，涉案专利明确指出其技术方案的发明点，并强调发明点以外的技术特征均为通用部件时，如果该发明点对应的技术特征已经为一项现有技术公开，其余技术特征虽未被该现有技术公开，但该现有技术与通用部件必然结合形成与涉案专利技术方案相对应的整体现有技术方案，则可以认定现有技术抗辩成立。链接：最高法知产庭：“潜水泵电机壳”案，现有技术抗辩认定中的发明点考量+先用权抗辩中“主要技术图纸”的认定

【最高法知产庭裁判规则6：销售者合法来源抗辩的审查】案号：（2019）最高法知民终118号。最高人民法院指出，销售者合法来源抗辩的成立，需要同时满足被诉侵权产品具有合法来源这一客观要件和销售者无主观过错这一主观要件，两个要件相互联系。如果销售者能够证明其遵从合法、正常的市场交易规则，取得所售产品的来源清晰、渠道合法、价格合理，其销售行为符合诚信原则、合乎交易惯例，则可推定其无主观过错。此时，应由权利人提供相反证据。在权利人未进一步提供足以推翻上述推定的相反证据的情况下，应当认定销售者合法来源抗辩成立。链接：最高法知产庭：“一种阀体一体式结构的双开关恒温阀”案：销售者合法来源抗辩的审查

【最高法知产庭裁判规7：销售者合法来源抗辩成立时权利人维权合理开支的承担】案号：（2019）最高法知民终25号。合法来源抗辩仅是免除赔偿责任的抗辩，而非不侵权抗辩；销售者的合法来源抗辩成立，既不改变销售侵权产品这一行为的侵权性质，也不免除停止销售侵权产品的责任，仍应承担权利人为获得停止侵害救济所支付的合理开支。链接：最高法知产院2019裁判规则7：销售者合法来源抗辩成立时权利人维权合理开支的承担

【最高法知产庭裁判规8：被诉侵权人无正当理由拒不提供侵权账簿资料时损害赔偿的计算】案号：（2019）最高法知民终147号。最高人民法院指出，专利权人主张以侵权获利计算损害赔偿数额且对侵权规模事实已经完成初步举证，被诉侵权人无正当理由拒不提供有关侵权规模基础事实的相应证据材料，导致用于计算侵权获利的基础事实无法精准确定，对其提出的应考虑涉案专利对其侵权获利的贡献度等抗辩理由可不予考虑。链接：授权侵权！最高法知识产权法庭：网络通信领域方法专利可以将终端用户的正常使用认定为被诉侵权行为人实施了该专利方法【深圳敦骏V吉祥】

【最高法知产庭裁判规9：专利侵权行政投诉构成侵权警告的范围与条件】案号：（2019）最高法知民终5号。最高人民法院指出，专利权人仅针对被诉侵权产品的部分生产者、销售者、使用者向专利行政部门提起专利侵权纠纷处理请求，导致未参与该行政处理程序的生产者、销售者、使用者的经营处于不确定状态的，可以认定该专利侵权纠纷处理请求对于上述未参与行政处理程序的生产者、销售者、使用者构成侵权警告。链接：最高法知产院2019裁判规则9：专利侵权行政投诉构成侵权警告的范围与条件

【最高法院知产庭裁判规则10：临时禁令与部分判决的关系处理】案号：(2019)最高法知民终2号。“刮水器连接器”专利侵权纠纷案中，最高人民法院指出，当事人在专利侵权程序中针对被诉侵权人既申请作出责令停止侵害的行为保全，又申请作出判令停止侵害的部分判决的，人民法院不应因作出停止侵害的部分判决而对该行为保全申请不予处理，而应对该行为保全申请予以审查；符合行为保全条件的，应及时作出裁定。链接：最高法院｜【最高法院知识产权法庭第一案】厦门卢卡斯等v瓦莱奥侵害发明专利权纠纷二审判决书

【最高法院知产庭裁判规则18：创造性判断中技术启示的认定】案号：（2019）最高法知行终32号。面对实际要解决的技术问题，本领域普通技术人员从现有技术中可以获知的技术启示，原则上应该是具体、明确的技术手段，而不是抽象的想法或者一般的研究方向。仅仅依据研究方向的一致性和本领域的抽象、普遍需求来认定现有技术给出的启示，隐含着后见之明的危险，容易低估发明的创造性。链接：最高法知产庭2019裁判规则17：创造性判断中发明实际解决的技术问题的确定

【最高法院知产庭裁判规则19：销售者合法来源抗辩的审查】案号：（2019）最高法知行终16号。对比文件仅公开了相同或相近的筛选、突变等手段的制备方法，并未对制备出的生物材料进行保藏，本领域普通技术人员不能通过重复该制备方法以及其他途径获得本专利请求保护的生物材料，且无动机改进制备方法以获得该生物材料的情况下，专利申请请求保护的生物材料相对于该对比文件具备创造性。链接：最高法院知产庭2019裁判规则19：创造性判断中关于生物材料保藏的考量　

【最高法院知产庭裁判规则20：研究成果的科学价值与创造性判断的关系】案号：（2019）最高法知行终129号。一项技术成果的取得可能历经艰辛，构成有意义的研究成果或者具有其他价值，但仅此并不当然使其具备专利法意义上的创造性。链接：最高法知产庭2019裁判规则20：研究成果的科学价值与创造性判断的关系

【最高法知产庭裁判规则21：以实物形式公开的现有技术的认定】案号：（2019）最高法知行终1号。当事人以实物主张现有技术的，应当明确其所主张的现有技术方案及该现有技术方案与实物的对应关系，并举证证明或者充分说明公众可以直观地从该实物获得该技术方案。链接：最高法知产庭2019裁判规则21：以实物形式公开的现有技术的认定

【最高法知产庭裁判规则22：专利无效宣告程序中对于权利要求具体修改方式的要求】案号：（2019）最高法知行终19号。无效宣告程序中对于权利要求书具体修改方式的限制，应当着眼于实现对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两个法律标准的立法目的，兼顾行政审查行为的效率与公平保护专利权人的贡献，不宜对具体修改方式作出过于严格的限制，否则将使得对修改方式的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚。链接：最高法知产庭裁判规则22：专利无效宣告程序中对于权利要求具体修改方式的要求

【最高法知产庭裁判规则23：权利要求修改是否扩大原专利保护范围的比对基准】案号：（2019）最高法知行终19号。专利无效宣告程序中，当权利要求的修改系将从属权利要求的全部或部分附加技术特征补入其所引用的独立权利要求时，判断修改后的独立权利要求是否扩大了原专利的保护范围，应以作为修改对象的原专利的独立权利要求的保护范围为基准，而非以该附加技术特征所属的原权利要求的保护范围为基准。链接：最高法知产庭裁判规则22：专利无效宣告程序中对于权利要求具体修改方式的要求

【最高法知产庭裁判规则24：国家知识产权局根据新理由或者证据作出驳回复审决定的条件与程序】案号：（2019）最高法知行终5号。一般而言，复审决定所针对的权利要求、对比文件、法律理由等相对于驳回决定发生变化的，均属引入新的理由或者证据，国家知识产权局原则上应在作出复审决定前发出“复审通知书”通知申请人，给予其陈述意见和修改的机会，而不能直接变更理由作出维持原驳回决定的复审决定，只有极为特殊的情况下才容许例外。链接：最高法知产庭2019裁判规则24：国家知识产权局根据新理由或者证据作出驳回复审决定的条件与程序

【最高法知产庭裁判规则25：无效宣告程序中的全面审查原则】案号：（2019）最高法知行终124号。在无效宣告程序中，国家知识产权局不得在未全面审查请求人全部无效宣告申请理由的基础上，维持专利权全部有效。链接：无（该判决书未公布）。

（三）植物新品种案件

【最高法知产庭裁判规则26：品种审定与植物新品种权授权的关系】案号：（2019）最高法知民终585号。品种审定是市场准入的行政许可，植物新品种权授权是民事权利的授予，二者并无必然关联，不能以获得品种审定的事实作为享有植物新品种权的认定依据。链接：最高法知产庭2019裁判规则26：品种审定与植物新品种权授权的关系

【最高法知产庭裁判规则27：繁殖材料的认定】案号：（2019）最高法知民终14号。作为目前植物新品种权保护范围的繁殖材料，应当是具有繁殖能力的活体，且能够繁殖出与授权品种具有相同的特征特性的新个体。授权品种的保护范围不受限于申请植物新品种权时采取的特定方式获得的繁殖材料。当不同于授权阶段繁殖材料的植物体已为育种者所普遍使用时，该种植材料应当作为授权品种的繁殖材料，纳入植物新品种权的保护范围。链接：最高法知产庭：“三红蜜柚”植物新品种权保护范围的认定

【最高法知产庭裁判规则28：销售兼具收获材料和繁殖材料属性的植物材料行为的植物新品种权侵权判定】案号：（2019）最高法知民终14号。如果一种植物材料既可以用作收获材料，又可以用作繁殖材料，认定销售该植物材料的行为是否侵害植物新品种权时，还应当考虑销售者的真实销售意图和使用者的实际使用行为。链接：最高法知产庭：“三红蜜柚”植物新品种权保护范围的认定

【最高法知产庭裁判规则29：植物新品种权独占实施许可的认定】案号：（2019）最高法知民终130号。植物新品种权独占实施许可系指被许可人获得了在该植物新品种权的授权法域内唯一实施该授权品种的权利，如果被许可人获得的所谓“独占实施许可”被附加了授权法域内的地域限制，则该实施许可仅构成普通实施许可。链接：最高法知产庭2019裁判规则29：植物新品种权独占实施许可的认定

（四）技术秘密案件

【最高法知产庭裁判规则30：涉商业秘密刑民交叉案件的处理】案号：（2019）最高法知民终333号。因违反保密义务引发的商业秘密许可合同纠纷案件与关联刑事案件并非基于同一法律要件事实所产生的法律关系，人民法院可以在移送犯罪嫌疑线索的同时，继续审理该商业秘密许可合同纠纷案件。链接：最高法知产庭2019裁判规则30：涉商业秘密刑民交叉案件的处理

（五）计算机软件案件

【最高法知产庭裁判规则31：侵害技术秘密之诉和专利权权属之诉的合并审理】案号：（2019）最高法知民终672号。侵害技术秘密之诉与专利权权属之诉系基于同一事实或者裁判结果相互牵连的，适宜在一个案件中合并审理。链接：最高法知产庭2019裁判规则31：侵害技术秘密之诉和专利权权属之诉的合并审理

【最高法知产庭裁判规则32：计算机软件开发合同中开发标的的认定】案号：（2019）最高法知民终694号。系争软件是否属于计算机软件开发合同开发标的的判断，不应拘泥于合同的字面约定，而应考虑涉案合同的目的、系争软件与合同约定软件的关联性或者功能配套性以及合同履行情况等因素综合判断。链接：最高法知产庭2019裁判规则32：计算机软件开发合同中开发标的的认定

【最高法知产庭裁判规则33：开源协议适用范围及对软件著作权侵权判定的影响】案号：（2019）最高法知民终663号。网站前端代码与后端代码在展示方式、所用技术、功能分工等方面均存在明显不同，属于既相互独立又互相联合的独立程序，即便前端代码使用了GPL协议项下的开源代码，后端代码也不受GPL协议约束，未经许可复制后端代码仍构成侵害软件著作权。链接：最高法知产庭2019裁判规则33：开源协议适用范围及对软件著作权侵权判定的影响

【最高法知产庭裁判规则34：计算机软件开发合同开发方迟延履行行为的认定】案号：（2019）最高法知民终433号。计算机软件开发合同履行过程中，随着委托方需求的进一步明晰、合同双方交流的不断深入、受托方阶段性完成的具体情况、市场情势的客观变化乃至交易成本控制的考量，软件内容和功能进行调整和改进实属正常，不宜仅因软件开发方超过合同约定的履行期限交付软件即简单认定其构成迟延履行。链接：最高法知产庭2019裁判规则34：计算机软件开发合同开发方迟延履行行为的认定

　（六）垄断案件

【最高法知产庭裁判规则35：垄断协议纠纷可仲裁性认定】案号：（2019）最高法知民辖终46号。鉴于垄断协议的认定与处理完全超出了合同相对人之间的权利义务关系，当事人在协议中约定的仲裁条款不能成为排除人民法院管辖垄断协议纠纷的当然依据【判决书未公布】

（七）管辖等程序性案件审判

【最高法知产庭裁判规则36：统筹协调具有重复诉讼因素的多起关联案件予以集中管辖的适用】案号：（2019）最高法知民辖终447号、470号。权利人基于同一专利权，针对同一被诉侵权产品，向同一被诉侵权产品制造商提起多起专利侵权纠纷案件，以不同使用者实际使用的被诉侵权产品作为各案中主张赔偿的事实依据，且各案中的被诉侵权产品均系在同一时期内制造，各案被诉制造行为实为同一行为，为避免重复判决、实现诉讼经济和保证裁判结果协调，最高人民法院可以视情指定集中管辖。链接：最高法知产庭2019裁判规则36：统筹协调具有重复诉讼因素的多起关联案件予以集中管辖的适用

【最高法知产庭裁判规则37：关联专利侵权之诉与确认不侵权之诉分散审理的审判协调】案号：（2019）最高法知民辖终1号、2号。涉及相同专利或者关联专利的侵权之诉与确认不侵权之诉，原则上应当合并审理；确有特殊情况，基于方便当事人诉讼、方便人民法院审理的考虑，宜分散审理的，最高人民法院知识产权法庭应当在二审程序中加强统筹协调，确保裁判标准一致。【判决书未公布】