本文作者

王菲

苏文

在2019年的最后一天，国家知识产权局发布第三四三号公告，宣布对《专利审查指南》的修改决定，自2020年2月1日起施行。这是2019年第二次修改《专利审查指南》。

自1985年实施专利法以来，审查指南先后有五个版本，除了第一版未公开发行外，其他四个版本分别是1993、2001、2006、2010版本。本次修改是对2010版《专利审查指南》的第四次修改，前三次修改分别为：2013年增加了针对实用新型和外观设计专利申请增加了明显不具备新颖性、以及重复授权的审查；2014年增加了图形用户界面的产品外观设计的相关内容；2017年修改则比较多，包括商业方法相关的发明成为可授权主题、软硬件定义的介质权利要求和装置权利要求成为可授权主题、申请日后补充的实验数据将予以考虑、无效宣告的审查程序中更灵活的修改方式、明确公众可访问的审查信息等。这是首次在专利审查指南中出现涉及商业方法专利的审查规定；2019年11月的修改则涉及分案申请的递交时间和申请人发明人规定、放宽了图形用户界面视图提交的限制、在确定发明实际解决的技术问题时应当对特征整体予以考虑、公知常识的举证、最低检索要求、电话会晤要求、关于人类胚胎干细胞相关审查标准的修改、无效宣告程序中明确对比文件的主要结合方式等。

本次第三四三号公告的修改内容是对2017年涉及商业方法专利审查规定的进一步明确，专门在《专利审查指南》第二部分第九章增加第6节，单独针对包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请进行的规定，首先在审查基准中强调不应当简单割裂技术特征与算法特征或商业规则和方法特征等，而应将权利要求记载的所有内容作为一个整体，对其中涉及的技术手段、解决的技术问题和获得的技术效果进行分析，并分别具体规定了如何对此类专利进行智力活动规则、专利法保护的客体、新颖性和创造性的审查。

本文将结合2000年以来商业方法专利申请和授权情况，重点探讨涉及商业方法专利审查的指南历次修改背景、修改的内容以及修改后对申请和审查实践的影响，盘点本次指南修改带来的福利，以帮助创新主体更好地运用知识产权手段保护创新的商业模式和方法。

与普通发明专利申请相比，商业方法发明专利申请既有其共性，也存在较多需要注意的特别之处。商业方法发明专利申请所要求保护的技术方案中既包含了计算机、网络等硬件设备，还包含有商业活动的内容，其中商业活动的内容常以计算机软件的形式来表达，并与计算机、网络硬件融合在一起以解决商业活动中的具体问题。商业方法专利的分类号一般是G06Q，下面又细分出行政、支付、商业、金融等多个领域，本文以G06Q30/00（商业，例如行销、购物、签单、拍卖或电子商务）为例，对2000年至今每年发明专利的申请和授权量进行检索，检索截止日为2020年1月9日，检索结果如下表所示。

对上述检索结果进行统计，进一步分析商业方法专利申请和授权的趋势。

从申请趋势来看，商业方法专利申请趋势呈波浪式上升状，从2006年开始逐年递增，在2012和2013年有一定下滑，从2014年开始继续大幅攀升，逐年递增幅度较大。

观察对应的授权量，2009年申请的专利授权量最多，达166件，各年授权量以2009年为最高点呈倒三角形分布，每年的授权比例几乎都在10%以下。特别是从2012年到2016年的申请量呈现逐年增长的趋势，而对应的授权量和授权比例却在逐年下降，这说明我国审查员对商业方法专利的审查越来越呈现更为谨慎的态度。

需要说明的是，由于中国发明专利实行的是延迟公开和审查制度，因此近2年申请的专利很多还未公开或审查完毕，后续近2年专利申请和授权数量还会有较大变化。

结合上图统计结果和涉及商业方法专利法律法规的变化、以及学术界的讨论，本文将商业方法的审查方式分为六个阶段：

第一阶段（2004年以前）

从商业方法申请授权趋势图可看到，我国在2004年以前商业方法申请量和授权量几乎都可以忽略不计，国家法律法规也未对商业方法专利审查进行特别的规定。早期我国申请人申请的商业方法相关的数量很少，技术含量偏低，国内企业单位对商业方法相关专利的认识不足、知识产权意识淡薄。在这种情况下，过早的给予电子商务商业方法高标准的专利保护，只会损害我国银行业、电子商务业等相关行业的发展，因此，考虑我国的经济实力和法律观念，注重国家利益的保护，我国知识产权局对商业方法的审查一直持保守态度，严把审查关，以为我国相关行业的发展赢得宝贵的时间。

进入二十世纪九十年代，商业方法相关专利申请开始在我国出现。二十一世纪，随着美、欧、日等国相继对商业方法相关专利申请出现了授权先例，以各大外资银行为主的国外申请人开始在我国极力争取相关专利的授权。1996年花旗银行申请了19件商业方法专利申请，并有2件在2002年和2003年分别获得了授权，由此引发了当时各界议论热潮。

第二阶段（2004年-2006年）

这个阶段以2004年10月国家知识产权局发布《商业方法相关发明专利申请的审查规则》（试行）为起始，到2006年审查指南修改结束。从商业方法申请授权趋势图可看到，我国在2004年到2006年商业方法申请量开始上升，但是授权量仍然保持非常低的水平，可见这个阶段国家依然采取非常保守的审查态度。

自花旗银行获得商业方法专利授权后，对商业方法专利政策上的探讨和学理上的研究日渐增多，但审查实践和具体政策修改方面，我国一直持谨慎的态度。专利法、专利法实施细则、审查指南均没有针对商业方法专利审查的规定，而是在2004年制定了《商业方法相关发明专利申请的审查规则（试行）》，该规则首先对商业方法相关的术语进行了“术语解释”，首次明确了什么是商业方法、什么是商业方法相关发明专利申请等基本概念，审查规则的第二部分介绍了审查方式，包括是否属于保护客体的审查、属于保护客体的其他审查、以及权利要求是否得到说明书支持的审查。

当时客体的完整判断思路是这样的：以最接近的现有技术为参照物（确定最接近的现有技术需要客观证据，客观证据往往通过检索来获得），客观确定要求保护的方案在问题、手段、效果三个方面对现有技术实际作出的贡献，即“采用客观性的判断方式认定技术三要素的性质”）。也就是我们经常能够听到的“贡献论”的判断方法。

这种基于贡献论的评述方式容易轻易否定商业规则带来的技术贡献，例如申请号为200710301614.3、名称为“对在线商业站点进行第三方访问的优先级设置”的发明专利申请（申请日为2002年12月13日，驳回日为2011年03月23日），其权利要求1记载如下：1. 一种辅助对在线商业站点进行访问的方法，包括：从客户端接收在服务器上进行交易的交易请求，该交易请求包括API函数调用；标识多个服务器中的一API服务器，以将所述客户端定向到该API服务器以获得所述在线商业站点的服务；确定所述客户端在所述API服务器上还未超过最大频率使用级别；以及执行所请求的交易。审查员认为：该方案实际解决的问题是如何根据用户的交易请求分配和限制在线交易访问的进行，属于商业交易访问管理的范畴，不构成技术问题。申请人认为：该方案以最大频率使用级别来限制客户端对服务器的访问，避免了服务器的系统资源耗尽并且避免了给服务器带来沉重负荷从而造成用户响应时间的显著延迟，是技术问题。笔者认为申请人的答复有一定道理，该方案解决的并不仅是商业交易访问的问题，但该专利申请仍然被不符合技术三要素被驳回了。

此外，在贡献论的审查思路下，智力活动规则条款的使用仍然占据了非常重要的地位。当时的审查实践做法一般是针对方法类权利要求使用智力活动规则判断，针对产品类权利要求则使用客体判断。实践中对智力活动规则适用的尺度常常是比较大的，如果权利要求中记载了“商业、交易、税收、财务”等词汇，即使记载了其他技术特征，审查员可能也会以专利申请属于智力活动规则和方法驳回，例如申请号为01821147.x、名称为“可靠准备和执行卖方和买方间商业交易财务结算的过程”的PCT发明专利申请（申请日为2001年11月9日，驳回日为2005年7月1日），该申请请求保护一种可靠地准备和执行卖方和买方间商业交易的财务结算的方法，通过IT设备实现买卖双方的财务结算流程。虽然权利要求中记载了IT设备等技术特征，但仍然被审查员以属于智力活动规则和方法为由驳回了。

在这个阶段，申请人对审查员按照贡献论来审查的方式引发很多争议，由于商业方法表现出来的技术特征较少，为了通过智力活动规则和客体条款的审查，申请人只好采用沉降式撰写方式撰写商业方法方案，达到利用商业方法中的技术特征保护商业方法的目的，这不仅不能很好地保护其实质创新内容，而且即使如此撰写，获得授权的可能性依然较小。国家知识产局的这种保守审查做法在国内商业模式专利水平较低时的确能够起到保护国内企业的作用，但是当国内商业方法专利申请量大幅度增长时，这样显然是不利于保护创新主体利益的，也与专利制度鼓励创新、激励创新的初衷相违背。

第三阶段（2006年-2009年）

这个阶段以2006年审查指南的修改作为开始，到2009年专利法修改作为结束。由于贡献论的判断原则遭遇挑战，其在审查逻辑、客观性、出现不合理的结果等方面受到质疑。2006年版《审查指南》第二部分第一章修改了 “贡献论”的判断原则。至此，2004 年发布的《商业方法相关发明专利申请的审查规则》（试行）便不再执行。

在第三阶段客体判断的法律依据仍然是智力活动规则和客体条款，但是相对于第二阶段两者已经有比较明确的区分，因为在2006版的审查指南中规定：包含技术特征，则就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，不应当依据专利法第二十五条排除。智力活动规则使用的范围大大的缩小，而留出来的空间则由客体判断来填充，也就是说对于包含技术特征的方案，需要根据技术三要素来判断其是否属于客体所说的技术方案。

在这个阶段面临的问题是涉商申请审查中的一些新问题，特别在确定是否属于保护客体时，审查实践中依赖于客体的审查方式比例明显过高，而且审查实践中反映出来这种判断方式具有较强的主观性，认为这种判断方式不够客观。人们还认为这种审查方式存在将实施细则中的一项本来不太重要的条款（当时客体条款规定为专利法实施细则第二条第一款）滥用的嫌疑。

第四阶段（2009年-2012年）

第四个历史阶段从2009年到2012年底，以2009年专利法的修改为起始，到2013年三性评判为主线的审查原则的提出为结束。值得注意的是，关于技术性的认定，随着2009年专利法修改，审查所依据的客体判断法条已经从专利法实施细则第二条第一款转变成专利法第二条第二款，虽然内容相同，但法律位阶上升了。

在这个阶段无论是初步检索评价客体或者是检索评价新颖性创造性，更多地强调了通过检索获得现有技术证据支持的方式，也已经反映出知识产权局对于自身审查标准的调整趋势。或许是受到专利法修改的影响，2009年申请的专利后续获得授权的数量达到历年最高值。

第五阶段（2013年-2018年）

这个阶段从2013年三性评判为主线的审查原则的提出开始，到2019年指南修改为止。从2010年开始，随着我国互联网+、大数据、人工智能为代表的新技术的发展，新兴技术与各个传统行业深度融合，商业经营规则和计算机网络技术相结合，我国形成了一批移动互联行业的优势企业，产生了众多新兴的商业模式，如电商、移动支付、共享单车、互联网金融等创新的商业模式，国内创新企业对提高商业模式专利保护的呼声越来越高。

在这种背景下，如果继续简单将商业规则和计算机、互联网等技术相结合的方案以智力活动规则或不是客体为由驳回的做法，将无法有效保护我国相关行业企业的利益。对此，国家知识产权局从2013年开始专利审查实践调整，提出“三性评判为主线”的审查原则，将商业方法的审查方法由智力活动规则、客体的重心调整到以三性判断为主全面审查的思路上。国家知识产权局也对专利审查指南进行修改并于2017年4月1日施行，首次将商业方法专利的审查写入专利审查指南，肯定了商业方法的可专利性，明确指出商业模式的权利要求，如果既包含商业规则和方法的内容，又包含技术特征，则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。此次修改未提及商业方法与新创性审查标准之间的关系。

在实践中，审查员的审查思路具体变为：首先用专利法第二十五条排除不包括技术特征的纯商业规则，然后审查是否属于专利法第二条第二款规定的技术方案的保护客体，确认是技术方案后，重点进行专利法第二十二条第二-第四款三性的审查，特别是创造性的审查。

笔者在专利复审委员会网站采用“商业”为关键词在决定要点字段中检索，获取了19份发明复审决定，在2014年以前，以不是客体为由维持驳回的决定占60%以上，从2015年开始，审查趋势出现了变化，几乎全部以不具备创造性维持驳回。

虽然调整了对商业方法专利申请的审查策略，对智力活动规则和客体的判断趋于理性了，但是整体还是延续了商业方法从严把握的标准，提高了对创造性评判的尺度。审查员常常会割裂商业规则与技术特征的关系，认为商业规则特征未给技术改进带来贡献，从而不具备创造性。这种评判方法导致商业方法专利申请的授权率仍然偏低。

例如本次指南列举的案例“一种物流配送方法”，对比文件1公开了权利要求中记载的配送流程和服务器、终端交互方式，区别在于本方案是批量通知用户订货到达，对比文件1是单独通知用户订货到达。这样的区别似乎只是预设的不同商业规则，此前审查员审查该方案，很可能会认为该区别只是一种商业领域的常见需求，在对比文件1的基础上很容易想到批量通知用户。但是实质上，为实现批量通知，方案中服务器、物流终端和用户终端之间的数据架构和数据通信方式均需要作出相应调整，取件通知规则和具体的批量通知实现方式在功能上彼此相互支持、存在相互作用关系。审查员如果未将权利要求记载的所有内容作为一个整体来考量，仅是简单认为由于区别特征是商业规则从而容易想到或是公知技术是有失偏颇的。

第六阶段（2019年-至今）

由于目前审查实践中将商业规则和技术特征割裂的审查方法过于严苛，授权率依然偏低。因为商业模式植根于技术创新之中，将二者剥离评述是不合适的，由此业内创新主体不断提出了改进商业模式专利审查标准的诉求。

为解决上述问题，适应新技术快速发展的需要，国家知识产权局决定对专利审查指南继续做出修改，并于2019年11月1日起施行。在评述创造性，确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题时增加“对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。”虽然此次修改不是直接针对商业方法专利审查的，但是可以理解如果对商业方法进行创造性判断时，也必须遵循整体考量的规定。

2019年12月31日，为回应创新主体对进一步明确涉及人工智能等新业态新领域专利申请审查规则的需求，国家知识产权局决定对《专利审查指南》再次作出修改，自2020年2月1日起施行。

本次指南修改，在《专利审查指南》第二部分第九章增加第6节，增加关于包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请审查相关规定。对一项包含算法特征或商业规则和方法特征的权利要求是否属于智力活动的规则和方法、是否属于技术方案、是否具备新颖性和创造性进行审查时，需要整体考虑权利要求中记载的全部特征。主要体现在以下3点：

（1）如果权利要求中除了算法特征或商业规则和方法特征，还包含技术特征，该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，则不应当依据专利法第二十五条第一款第(二)项排除其获得专利权的可能性。

（2）对一项包含算法特征或商业规则和方法特征的权利要求是否属于技术方案进行审查时，需要整体考虑权利要求中记载的全部特征。如果该项权利要求记载了对要解决的技术问题采用了利用自然规律的技术手段，并且由此获得符合自然规律的技术效果，则该权利要求限定的解决方案属于专利法第二条第二款所述的技术方案。

（3）对包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请进行新颖性审查时，应当考虑权利要求记载的全部特征，所述全部特征既包括技术特征，也包括算法特征或商业规则和方法特征。对既包含技术特征又包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请进行创造性审查时，应将与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征与所述技术特征作为一个整体考虑。如果权利要求中的商业规则和方法特征的实施需要技术手段的调整或改进，那么可以认为该商业规则和方法特征与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系，在进行创造性审查时，应当考虑所述的商业规则和方法特征对技术方案作出的贡献。

本次指南修改中关于商业规则的修改，笔者认为是对2017年4月1日和2019年11月1日施行的两次指南修改的内容的进一步完善。

2017年修改的指南明确了包含技术特征的商业方法专利不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性，具体表述为“涉及商业模式的权利要求，如果既包含商业规则和方法的内容，又包含技术特征，则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。”本次修改延续了这一审查标准，并增加了算法和方法特征，修改为“如果权利要求中除了算法特征或商业规则和方法特征，还包含技术特征，该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，则不应当依据专利法第二十五条第一款第(二)项排除其获得专利权的可能性”，从而进一步明确不能仅因为包含算法、商业规则和方法特征就将其视为智力活动规则和方法，需要进行下一步的审查和判断。

2017年修改的指南明确了包含技术特征的商业方法专利不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性，但未明确如何审查此类专利的客体问题和新创性的标准。2019年11月修改的指南规定在评述创造性时不能割裂商业规则特征和技术特征，要将二者作为整体进行考量，但未明确该整体考量标准是否适用于客体判断。

本次修改的指南明确了商业方法特征的地位，要求将商业方法特征和其他技术特征结合起来整体判断，并进一步确定不仅在新创性判断时，而且在客体判断时均需要适用该整体判断标准。本次指南的修改从商业方法专利审查判断实务需求出发，多层次多角度统一规范了专利审查标准，为相关领域的创新主体撰写商业方法有关的专利申请、确定专利权的保护范围提供了更为明确的指引，有可能就此掀开了商业方法专利保护的新一阶段。

随着中国互联网+的快速发展、人工智能的不断成熟、5G通信技术商用化，互联网与传统产业将继续深度融合，新技术、新模式、新业态必将持续涌现，其保护需求会逐步增加。在这样的经济背景下，加大对商业方法的专利保护有其现实意义。早在2015 年，《中共中央、国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》就提出“研究商业模式等新形态创新成果的知识产权保护办法”，2015年12月18日国务院印发的《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》（国发〔2015〕71号）中也要求“研究完善商业模式知识产权保护制度”，特定的商业模式作为创新成果受到法律保护已经成为党中央和国务院关心的主题。

本次指南修改是在贯彻落实党中央国务院文件精神，实施创新驱动发展战略，加快知识产权强国建设，及时解决社会反映突出、需求迫切的问题方面再一次实践体现。对于推动专利审查制度不断完善，与国际接轨，促进国内相关产业繁荣发展，营造良好发展环境必然产生积极影响。将本次修改称之为广大创新主体的2020年新年福利不为过。可以预见，未来几年商业方法专利申请和授权会有一个爆发周期。如国内创新主体能够抓住机遇，积极开展商业方法专利布局，必将在增强企业核心竞争力方面有所建树！将来已来，未来可期！

王菲，京都律师事务所合伙人，首届国际版权经纪人、执业律师。2006 年从事知识产权法律服务至今，专注于知识产权领域，擅长与知识产权有关的投融资项目设计、运营；知识产权确权、运营、法律诉讼。工作风格严谨专业，为客户设计诉讼或项目方案重调查重需求，致力于提供务实、及时、科学、有效的法律服务，代理的多起案件入围年度知识产权知名案件。服务部分知名客户：工信部、林业部、国务院濒管办、国家标准委员会、中国科学院、微软中国公司、华纳兄弟 Warner Bros.、武警总装备部、中航出版传媒股份有限公司、欧特克中国公司等。

苏文，专利代理师，具有法学和计算机双硕士学位，拥有国家法律职业资格证书，曾在国家知识产权局专利审查协作北京中心从事专利审查近10年，参与多项专利分析、侵权检索、稳定性检索分析项目。

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