君策论坛 | 张伟君：定牌加工出口商商标侵权纠纷案审理思路辨析
@银川2019中国国际商标品牌节
论坛详情：相约银川 | “万慧达北翔杯”首届CTA全国高校商标热点问题辩论赛决赛和第五届君策论坛来啦！
张伟君
2019.7.7
01
引言
2000年8月，美国耐克公司发现西班牙一家公司授权浙江嘉兴某制衣厂生产标有“耐克”（NIKE）商标的男滑雪夹克，又委托浙江某进出口公司代理出口，遂向深圳市中级人民法院提起诉讼。深圳市中级法院认定西班牙涉案公司未经原告许可，以商业目的在中国境内委托制造并出口标识为“耐克”（NIKE）的商品，被告浙江嘉兴某制衣厂接受西班牙公司的委托，并与另一被告浙江某进出口公司相配合加工生产，其行为侵害了原告的商标专用权，判令三被告立即停止侵犯原告商标权的行为，销毁侵权标识和侵害物，同时判令三被告分别赔偿原告共计人民币30万元的侵权损失，并承担诉讼费用。深圳市中级人民法院做出这个判决16年后，我国法院对定牌加工出口商在OEM中涉及的商标侵权责任的判定迄今尚未形成统一的观点，理论上也没有一个合乎逻辑的恰当解释。
02
对四种审理思路的评价
总体上看，目前我国法院对此类纠纷存在着这样四种不同的审理思路：
首先，目前影响最大的主流观点是：最高院在其再审的PRETUL案和东风案中，以在我国境内加工后出口的商品不会在国内销售、不会在我国发挥商标的识别功能、不构成对他人注册商标标识的使用（物理贴附，不是商标法意义上的商标使用）、不会导致相关公众混淆等理由，否定侵权的成立。
但是，这个观点在理论上的不足之处是显而易见的。在实践中，也难以解决类似东风案所面临的问题。
第二种思路是基本上认同上述深圳中院在耐克案中的判决理由：从权利地域性与注册商标专用权的排他性出发，未经许可在我国境内加工后出口的商品上使用他人在我国享有注册商标专用权的标识，构成直接侵权。
虽然这个审理思路在理论上没有清晰地回答定牌加工承揽中委托方与加工承揽方在商标侵权中的承担的角色有何差异，以及由此产生的侵权责任有何不同，但是，总体上并没有偏离商标法的基本规则。只是因为实践中存在一些注册商标抢注人恶意维权，以及出于对善意的定牌加工商利益的同情和保护，一些法院才不愿意严格按照商标法来保护注册商标专用权人的权利。
第三种思路是以定牌加工商是否存在主观过错来确定其侵权责任。这个思路是在不完全认同第二种思路的基础上产生的，但是，这个思路其实也和上述第一个思路存在矛盾，事实上，最高院在东风案中就否定了江苏高院对定牌加工商施加注意义务的做法。
而且，这个思路其实也存在诸多理论上的分歧。比如，在判定定牌加工商承担直接侵权责任的时候，其主观过错或者说注意义务起到了什么作用？江苏高院在“东风案”中认为：作出不侵权认定时，仍要以国内加工企业对境外委托贴牌的商标本身已尽到合理的审查或注意义务为前提。未尽审查或合理注意义务的，应当认定国内加工企业存在过错，其定牌加工行为构成商标侵权。显然，这是把未履行注意义务作为侵权构成要件了。而早在2007年广东高院的林广海和郑颖法官在《涉外定牌加工中的商标权问题》一文中指出：判断是否构成侵权时采用无过错原则，但在判断赔偿责任时，应考虑其主观状态。显然，主观过错或注意义务并不影响侵权成立，只是能否豁免损害赔偿责任的一个理由。毫无疑问，从侵权法的基本原理来看，林广海和郑颖法官的观点更合乎法理。
第四种思路是广州知识产权法院最近在Valleygirl商标案中提出来的新思路：定牌加工出口商涉嫌“间接侵权“。这个思路与最高院在USAPRO商标确权案中提出的新观点（所谓“商标法意义上的商标使用主体”）相呼应，即定牌加工商对商标的使用实际上是委托方或定作方的使用。其隐含的意思是：定牌加工商对商标的使用，不是他自己对商标的使用，所以他自己并未直接实施侵权行为。帮助侵权的思路避免了和最高院上述关于”物理贴附“的第一个思路产生直接冲突，又似乎与上述考虑定牌加工商的注意义务的第三种思路达成了一定的默契——如广州知产法院在该判决中所言：“由于（被告）弘企公司已经履行了其作为国内加工企业必要的注意义务，不存在主观过错，因此弘企公司不构成帮助侵害商标权的行为”。
但是，这个思路存在的明显问题是：定牌加工商的行为并非是在帮助他人实施侵权，而是被教唆或被授权后自己在直接实施侵权行为，因此，依然是属于直接侵权行为。专利商标版权的权利人享有授权他人实施其专有权利控制的行为的排他权利，因此，第三人未经权利人同意，擅自许可或授权被许可人实施专有权控制的行为，被许可人行为也是构成直接侵权。比如，一个剽窃他人作品的人授权出版社出版被剽窃的作品，出版社作为被许可人还是得直接承担侵权责任，而并非承担帮助侵权的责任，虽然出版社可以用自己尽了注意义务为理由而主张免于损害赔偿。
03
更恰当的解释：“授权侵权”
那么，在上述四种思路外，是否还有更恰当的思路来分析定牌加工出口商的侵权责任呢？我认为，英国知识产权法中的“授权侵权“理论是可以更好地解释这个问题。
授权侵权行为与定牌加工行为的特点是相吻合的：
1、【与一般的直接侵权的区别】授权侵权中，被授权人（侵权人）因他人的授权而被动实施专用权控制的使用行为，而并非因自己意志而主动实施侵权行为。
2、【非教唆侵权】授权侵权中，被授权人（侵权人）不是教唆他人去实施专用权控制的使用行为，而是被授权（被教唆）去实施侵权行为。
3、【非帮助侵权】授权侵权中，被授权人（侵权人）直接实施了专用权控制的使用行为，而并非帮助他人去实施直接侵权行为。
4、【非共同侵权】授权侵权的被授权人与授权人不是共同实施一个侵权行为，而是一个是授权，一个是实施被授权的行为。
授权侵权产生的法律后果是：虽然侵权人构成直接侵权，但却是依据过错承担损害赔偿责任。一般来说，在知识产权法中，对于直接侵权行为，包括注册商标专用权在内的排他性知识产权的侵权救济与传统民事权利依然存在不同，侵犯知识产权排他性权利的损害赔偿请求权应该只看损害事实，而不问主观过错。无过错，有损害，也应赔偿，这在现行知识产权制度设计中其实是显而易见的——无论是专利法、著作权法还是商标法，对出于善意的侵权产品销售商的损害赔偿责任进行了豁免，而其他人一旦实施了排他权所控制的侵权行为并不享有这样的豁免。类似于销售商的损害赔偿责任，授权侵权中被授权人或被许可人也是基于过错或注意义务的考量来承担损害赔偿责任，这也是知识产权侵权损害赔偿的一个例外。
总之，如果按照授权侵权的判定思路，定牌加工出口商根据国外委托人的授权直接实施了商标专用权控制的商标使用行为，构成直接侵权，应该停止侵权，但根据其是否尽到注意义务（是否存在过错）考虑是否免除其损害赔偿责任。授权侵权的思路，比起一般的直接侵权或帮助侵权的思路，能更准确也更公允地界定定牌加工商的侵权责任。
当然，我国知识产权法中没有授权侵权的规则，理论上也一时难以就授权侵权获得共识，因此，对于定牌出口加工商的侵权责任，目前可以按照直接侵权来处理，同时就其损害赔偿责任而言，可以依据一般的侵权损害赔偿责任的规则，在定牌出口加工商是善意的情况下，可以豁免其损害赔偿责任——即上述第三种思路中林广海和郑颖法官的观点。
04
“注意义务”该注意啥？
最后，究竟如何确定定牌加工商的注意义务，也依然存在争议。
根据北京高院的高法发[2006]68号文件第21条的意见，承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品，并能够提供定作人及其商标权利证明的，不承担损害赔偿责任。但问题是：涉外定牌加工中，定作人是外国委托人，如果其向定牌加工商提供了外国的注册商标证书或者在外国拥有商标权的证据，是否意味着定牌加工商尽到注意义务了呢？
林广海和郑颖法官在2007年的文章中认为：“不宜加大注意义务程度。只要审查定作人在其本国拥有注册商标，无需审查定作人在我国是否享有商标权。一是考虑我国公众的法律意识；二是考虑保护我国承揽人的利益。”但是，江苏高院在东风案的判决中则认为：虽然依据印尼法院的判决该商标在印尼的注册是合法的，但是，“常佳公司应当知晓上柴公司涉案商标系驰名商标，且其曾经承诺过不再侵权，但其仍受托印尼PTADI公司定牌生产，未尽到合理注意与避让义务”。显然，江苏高院对定牌加工商施加的注意义务是对我国国内是否存在合法的商标权的注意义务。
从理论上讲，对于在我国境内实施的加工制造行为，审查商标权人在国外是否享有商标权，显然是没有意义的。说白了，这样的注意义务只是一种权宜之计或政策考量，在具体的个案中（如东风案），难免顾此失彼。因此，法院应该对此给出一个确定的答案，毕竟，比起个案的权宜考量，维护法律的统一和尊严，更为重要。
延伸阅读（附链接）
2.涉外定牌加工在我国商标法中的法律性质——兼论商标侵权构成的判定
3.从商标法域外适用和国际礼让看涉外定牌加工中的商标侵权问题
4.如果法国最高法院审理“东风”案：在出口到国外合法销售的商品上贴牌的行为，也构成侵权
5.涉外贴牌加工纠纷不存在《商标法》的域外适用或“长臂管辖”问题
6.商标燃藜·广知法院|判定涉外定牌加工行为是否侵权的新思路
7.最高法院｜“东风”案改判，OEM并未实质性损害国内商标权人的利益
9.宁波中院：受托加工并出口的商品上使用与知名注册商标近似的标识，造成进口国公众混淆，构成侵权
点击“阅读原文”可获取演示文稿链接（提取码：yfh4）。